Der Markenrechtsfall Sky vs. SkyKick und seine Bedeutung für Marken: Eine IP-Perspektive

Der Fall Sky gegen SkyKick, der im Januar 2020 vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit Spannung erwartet wurde, wurde als "der wichtigste EU-Markenfall des Jahrzehnts" bezeichnet. Während Fachleute aus dem Bereich des geistigen Eigentums die Bedeutung des Urteils unter dem Gesichtspunkt der Präzedenzfälle analysiert haben, wurde die Bedeutung des Falles für Marken und diejenigen, die in der Markenschutzbranche tätig sind, weniger gut diskutiert.

Was bedeutet der Fall Sky vs. SkyKick für Unternehmen und welche Auswirkungen könnte er auf den Markenschutz haben? Roberto Gabriel Nieto, einer der Analysten von Pointer Brand Protection, hat den Fall verfolgt und schildert hier seine Gedanken zum Ergebnis.

Einleitung
Nach langer Verzögerung hat das jüngste Urteil in der Rechtssache Sky Plc u. a. gegen SkyKick UK Limited (C-371/18) die dunkle Wolke, die über den Inhabern von EU- und UK-Marken schwebte, weitgehend verzogen. Die Klärung des Falles auf EU-Ebene hat nicht nur für die bekannte britische Rundfunkgesellschaft, sondern für alle Unternehmen, die eine ähnlich breit angelegte Markenstrategie verfolgen und in ihren Anmeldungen für neue Marken ein breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen abdecken, für Aufhellung gesorgt.

Sky gegen SkyKick Hintergrund
Im Jahr 2018 verklagte der britische Fernsehsender Sky Plc (Sky) das Softwareunternehmen SkyKick UK und SkyKick Inc (SKYKICK) wegen Markenrechtsverletzung, weil vier seiner EU-Marken und eine britische Marke verletzt worden seien. Die Klage stützte sich auf die Rechte von Sky an der Wortmarke SKY, die Gegenstand zahlreicher Eintragungen im Vereinigten Königreich in vielen verschiedenen Klassen war. Darüber hinaus wurde während des gesamten Verfahrens der Bedeutung von "Computersoftware" in Klasse 9 und "Telekommunikationsdienstleistungen" in Klasse 38 große Aufmerksamkeit geschenkt. Daraufhin reichte SKYKICK eine Widerklage ein und beantragte die Erklärung der Nichtigkeit der Marken von Sky mit der Begründung, dass:

(i) bestimmte Begriffe, die zur Beschreibung der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen verwendet würden, seien nicht klar und präzise genug, und

(ii) Sky habe bösgläubig gehandelt, da sie nicht die Absicht gehabt habe, die Marke für alle von ihren Eintragungen erfassten Waren und Dienstleistungen (z. B. Feuerlöschgeräte) zu benutzen.

Sky gegen SkyKick vor dem High Court
Der Richter in der ursprünglichen Rechtssache vor dem High Court, Lord Justice Arnold, wies einige der Klagen von Sky ab, da er der Ansicht war, dass SKYKICK in Bezug auf bestimmte Klassen hinreichend ähnlich sei, so dass die Kunden zu der Annahme verleitet würden, die beiden Unternehmen seien miteinander verbunden oder die Waren/Dienstleistungen stammten aus einer einzigen Quelle. Er befand jedoch auch, dass die von Sky eingetragene Marke SKY für "Computersoftware" zu weit gefasst sei. Lord Justice Arnold verwies den Fall an den EuGH zur Entscheidung darüber, ob allgemeine Begriffe wie "Computersoftware" so ungenau sind, dass sie eine Grundlage für den Verfall darstellen können, und ob die Eintragung von EU-Marken in Kategorien, in denen keine Absicht besteht, sie zu benutzen, ebenfalls zur Ungültigerklärung führen kann.

Die Bedeutung von Sky gegen SkyKick für Marken
Der EuGH stellte fest, dass eine EU- oder nationale Marke nicht deshalb ganz oder teilweise für ungültig erklärt werden kann, weil die zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffe nicht klar und präzise genug sind.

Dieser erste Punkt ist für Markeninhaber wichtig, da der EuGH auf der Grundlage der Markenrichtlinie 89/104 und der Verordnung 40/94 anerkannt hat, dass nationale oder EU-Marken nicht mit der Begründung für ungültig erklärt werden können, dass die Verwendung von Gattungsbegriffen oder allgemeinen Begriffen zur Bezeichnung der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen nicht klar und präzise genug ist.

Im Fall von Sky beispielsweise bleibt die Wortmarke SKY trotz der Breite der Bedeutung oder der Warenkategorie in der Klasse "Computersoftware" gültig. Dies war eine große Sorge für Marken, insbesondere für größere Unternehmen mit komplexen IP-Portfolios, und es bedeutet, dass sie nun weiterhin eine extrem breite Palette von Produkten und Dienstleistungen abdecken können, die Teil ihrer zukünftigen Pläne sowie der aktuellen Geschäftsstruktur und -gestaltung sein können.

Dies ist auch im Hinblick auf den Markenschutz wichtig, denn diese Entscheidung bedeutet auch, dass es jetzt nicht zu einem plötzlichen Ansturm von Nichtigkeitsklagen kommen wird, die von (direkten und indirekten) Wettbewerbern mit dem Argument der Bösgläubigkeit eingereicht werden. Hätte der EuGH entschieden, dass die Nichtigerklärung eine angemessene Reaktion auf umfangreiche Markenanmeldungen ist, hätte dies zu einer Flut von Nichtigkeitsklagen führen können. Wären Marken in diesen Fällen für ungültig erklärt worden (vor Ablauf der fünfjährigen Schonfrist für die Nichtbenutzung), hätte dies die Möglichkeiten der Markenhersteller zur Überwachung und Durchsetzung von Schutzrechtsverletzungen eingeschränkt. Die jüngste Entscheidung bedeutet, dass die Bemühungen um den Markenschutz im Einklang mit dem Status quo fortgesetzt werden können.

Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Fall war:

1. Eine Markenanmeldung, die ohne die Absicht erfolgt, die Marke in Bezug auf
die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, stellt nur in den beiden folgenden Fällen
eine bösgläubige Absicht dar. Erstens, wenn der Anmelder die Absicht hatte, die Interessen Dritter in einer
mit den anständigen Gepflogenheiten unvereinbaren Weise zu beeinträchtigen. Zweitens, wenn der
Anmelder versucht hat, ein ausschließliches Recht an einem
Begriff zu erlangen, der nicht als Marke schutzfähig ist oder nicht für oder über den Bereich der angegebenen
allgemeinen Waren/Dienstleistungen hinausgeht (d. h. zur Schaffung eines Handelsmonopols), ohne sich an einen Dritten zu wenden.

Abschließende Bemerkungen
Letztendlich hat der EuGH keine detaillierte Begründung in Bezug auf den breiten Anwendungsbereich von Begriffen wie "Computersoftware" geliefert. Er hat zwar nicht im Detail dargelegt, was dieser spezielle Begriff bedeuten sollte oder ob solche Begriffe einem Markeninhaber möglicherweise ein Monopol für eine breite Palette von Waren geben können, die unter diese Klassenüberschrift fallen, aber er hat eine wichtige Erleichterung für Markeninhaber gebracht, die nun wissen, dass ihre Marken noch nicht für ungültig erklärt werden können, wenn sie zu weite oder ungenaue Begriffe in ihren Eintragungen verwenden.

In diesem Sinne scheint der EuGH anzuerkennen, wie wichtig es ist, Markeninhabern die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäft über die Waren und Dienstleistungen hinaus zu erweitern, die sie zum Zeitpunkt der Anmeldung in Betracht ziehen oder nicht. Das bedeutet, dass zumindest jetzt noch neue Registrierungen vorgenommen werden können, die ein breites Portfolio und zukünftiges Wachstum vorsehen - eine wichtige Entwicklung, die Unternehmertum und Wirtschaftswachstum fördert.

Es wird noch interessant sein zu sehen, wie das EUIPO und die nationalen Markenämter mit diesem Urteil umgehen; ob die Prüfung neuer Markenanmeldungen verlangt, dass die vom Anmelder verwendeten Begriffe klar und präzise genug sind, damit die Ämter und Dritte den Schutzumfang ihrer Marken verstehen können.

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