El caso de la marca Sky contra SkyKick y lo que significa para las marcas: Una perspectiva de PI

El caso Sky contra SkyKick, que recibió su tan esperada sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en enero de 2020, ha sido calificado como "el caso de marcas de la UE más importante de la década." Mientras que los profesionales de la PI han diseccionado la importancia de la sentencia desde el punto de vista de los precedentes, la importancia del caso para las marcas y quienes trabajan en la industria de la protección de marcas ha sido menos discutida.

¿Qué significa el caso Sky contra SkyKick para las empresas y qué impacto podría tener en los esfuerzos de protección de marca? Uno de los analistas de Pointer Brand Protection, Roberto Gabriel Nieto, ha seguido el caso y aquí expone su opinión sobre el resultado.

Introducción
Tras un largo retraso, la reciente sentencia en el asunto Sky Plc y otros contra SkyKick UK Limited (C-371/18) ha despejado gran parte del oscuro nubarrón que se cernía sobre los titulares de derechos de marcas de la UE y el Reino Unido. La resolución del caso a nivel de la UE ha traído cielos más brillantes (juego de palabras intencionado) no sólo para la conocida empresa de radiodifusión británica, sino para todas las empresas que siguen una estrategia de marcas igualmente amplia de abarcar una amplia gama de productos y servicios en sus solicitudes de nuevas marcas.

Sky contra SkyKick Antecedentes del caso
En 2018, basándose en una reclamación de infracción de cuatro de sus marcas de la UE y una marca del Reino Unido, el organismo de radiodifusión británico Sky Plc (Sky) demandó a la empresa de software SkyKick UK y SkyKick Inc (SKYKICK) por infracción de marca. La demanda se basaba en los derechos de Sky sobre la marca denominativa SKY, que era objeto de numerosos registros en el Reino Unido en muchas clases diferentes. Además, a lo largo del caso se prestó mucha atención al significado de "programas informáticos" en la clase 9, y de "servicios de telecomunicaciones" en la clase 38. En respuesta, SKYKICK presentó una demanda reconvencional y solicitó una declaración de nulidad de las marcas de Sky basándose en que:

(i) ciertos términos utilizados para especificar los productos y servicios cubiertos por las marcas carecían de claridad y precisión, y

(ii) Sky actuó de mala fe, ya que no tenía intención de utilizar la marca en relación con todos los productos y servicios cubiertos por sus registros (por ejemplo, aparatos extintores de incendios).

Sky contra SkyKick en el Tribunal Superior
El juez del caso original en el Tribunal Superior, Lord Justice Arnold, desestimó algunas de las demandas de Sky al considerar que SKYKICK era lo suficientemente similar en relación con determinadas clases como para que los clientes creyeran que las dos empresas estaban relacionadas o que los productos y servicios procedían de una única fuente. Sin embargo, también consideró que el registro por Sky de la marca SKY para "programas informáticos" era demasiado amplio. Lord Justice Arnold remitió el asunto al TJUE para que se pronuncie sobre si términos generales como "programas informáticos" son tan imprecisos que pueden ser motivo de caducidad, y también sobre si el registro de marcas de la UE en categorías en las que no hay intención de utilizarlas puede también dar lugar a la nulidad.

La importancia del caso Sky contra SkyKick para las marcas
El TJUE dictaminó que: una marca nacional o de la UE no puede ser declarada nula total o parcialmente porque los términos utilizados para designar los productos y servicios carezcan de claridad y precisión.

Este primer punto es importante para los propietarios de marcas porque el TJUE reconoció, basándose en la Directiva de Marcas 89/104 y en el Reglamento 40/94, que las marcas nacionales o de la UE no pueden ser invalidadas sobre la base de que el uso de términos genéricos o amplios para designar los productos y servicios cubiertos por las marcas carece de claridad y precisión.

En el caso de Sky, por ejemplo, la marca denominativa SKY sigue siendo válida en la clase de "programas informáticos" a pesar de la amplitud del significado o de la categoría de productos. Esto preocupaba mucho a las marcas, especialmente a las grandes empresas con carteras de PI complejas, y significa que ahora pueden seguir abarcando una amplísima gama de productos y servicios que pueden formar parte de sus planes futuros, así como de la estructura y configuración actuales de su negocio.

Este es también un punto importante en términos de protección de marca porque esta decisión también significa que ahora no habrá una repentina avalancha de acciones de nulidad propuestas por los competidores (tanto directos como indirectos) utilizando el argumento de la mala fe. Si el TJUE hubiera decidido que la nulidad era una respuesta razonable a las solicitudes de marcas amplias, esto podría haber provocado una avalancha de demandas de nulidad. Si las marcas hubieran sido revocadas en estos casos (antes del período de gracia de cinco años para la falta de uso), esto podría haber restringido el alcance de la capacidad de las marcas para vigilar y hacer cumplir las infracciones de PI. La reciente decisión significa que los esfuerzos de protección de las marcas pueden continuar en línea con el statu quo.

Una enseñanza clave que se extrajo entonces del caso fue:

1. Una solicitud de marca presentada sin intención alguna de utilizar la marca en relación
con los productos y servicios a que se refiere la solicitud sólo constituye mala fe en los
dos casos siguientes. En primer lugar, si el solicitante tuviera la intención de menoscabar, de manera
incompatible con las prácticas leales, el interés de terceros. En segundo lugar, si el solicitante
pretendía obtener, sin siquiera dirigirse a un tercero, un derecho exclusivo sobre un término
no protegible como marca o no para o más allá del ámbito de los productos/servicios generales declarados
(es decir, establecer un monopolio comercial).

Comentarios finales
En última instancia, el TJUE no proporcionó ningún razonamiento detallado en relación con el amplio alcance de términos como "programas informáticos". Aunque no esbozó en profundidad lo que debería significar ese término en particular, ni si tales términos pueden potencialmente otorgar al titular de una marca un monopolio sobre una amplia gama de productos incluidos en este epígrafe de clase, sí supuso un alivio importante para los titulares de marcas que ahora saben que sus marcas no pueden ser invalidadas por presentar términos demasiado amplios o imprecisos en sus registros.

En este sentido, el TJUE parece reconocer la importancia de permitir a los titulares de marcas ampliar y hacer crecer sus negocios más allá de aquellos productos y servicios que pueden o no considerar en el momento de la solicitud. Esto significa, al menos por ahora, que pueden seguir realizándose nuevos registros que prevean una cartera amplia y un crecimiento futuro, un avance importante que apoya el espíritu empresarial y el crecimiento económico.

Seguirá siendo interesante ver cómo tratan esta sentencia la EUIPO y las oficinas nacionales de marcas; si el examen de las nuevas solicitudes de marcas exige que los términos utilizados por el solicitante sean lo suficientemente claros y precisos para que las oficinas y los terceros comprendan el alcance de la protección de sus marcas.

Más información sobre la adquisición de Pointer Brand Protection por parte de Corsearch.