L'affaire de la marque Sky v. SkyKick et ses conséquences pour les marques : Une perspective de propriété intellectuelle

L'affaire Sky c. SkyKick, qui a fait l'objet d'un arrêt très attendu de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en janvier 2020, a été qualifiée d'"affaire de marque communautaire la plus importante de la décennie". Si les professionnels de la propriété intellectuelle ont disséqué l'importance de l'arrêt du point de vue de la jurisprudence, l'importance de l'affaire pour les marques et ceux qui travaillent dans le secteur de la protection des marques a été moins bien discutée.

Que signifie l'affaire Sky c. SkyKick pour les entreprises et quel impact pourrait-elle avoir sur les efforts de protection des marques ? Roberto Gabriel Nieto, l'un des analystes de Pointer Brand Protection, a suivi l'affaire et nous livre ici ses réflexions sur le résultat.

Introduction
Après un long délai, le récent arrêt Sky Plc et autres c. SkyKick UK Limited (C-371/18) a dissipé une grande partie des nuages sombres qui pesaient sur les titulaires de droits de marques de l'UE et du Royaume-Uni. La résolution de l'affaire au niveau de l'UE a permis d'éclaircir le ciel (jeu de mots) non seulement pour la célèbre société de radiodiffusion britannique, mais aussi pour toutes les entreprises qui suivent une stratégie de marque aussi large, couvrant une vaste gamme de produits et de services dans leurs demandes d'enregistrement de nouvelles marques.

Sky c. SkyKick Contexte de l'affaire
En 2018, le radiodiffuseur britannique Sky Plc (Sky) a poursuivi la société de logiciels SkyKick UK et SkyKick Inc (SKYKICK) pour contrefaçon de marque, en invoquant la violation de quatre de ses marques de l'UE et d'une marque du Royaume-Uni. La plainte était fondée sur les droits de Sky sur la marque verbale SKY, qui faisait l'objet de nombreux enregistrements au Royaume-Uni dans de nombreuses classes différentes. En outre, tout au long de l'affaire, une grande attention a été accordée à la signification des termes "logiciel informatique" dans la classe 9 et "services de télécommunication" dans la classe 38. En réponse, SKYKICK a déposé une demande reconventionnelle et a demandé une déclaration d'invalidité pour les marques de Sky sur la base que :

(i) certains termes utilisés pour spécifier les produits et services couverts par les marques manquaient de clarté et de précision, et

(ii) Sky a agi de mauvaise foi car elle n'avait pas l'intention d'utiliser la marque pour l'ensemble des produits et services couverts par leurs enregistrements (par exemple, les appareils d'extinction d'incendie).

Sky c. SkyKick devant la Haute Cour
Le juge de la Haute Cour, Lord Justice Arnold, a rejeté certaines des demandes de Sky en estimant que SKYKICK était suffisamment similaire par rapport à certaines catégories pour que les clients soient amenés à croire que les deux sociétés sont liées ou que les produits/services émanent d'une source unique. Toutefois, il a également estimé que l'enregistrement par Sky de la marque SKY pour des "logiciels informatiques" était trop large. Le juge Arnold a renvoyé l'affaire à la CJUE pour qu'elle se prononce sur la question de savoir si des termes généraux tels que "logiciel informatique" sont si imprécis qu'ils peuvent servir de base à la révocation, et si l'enregistrement de marques de l'UE dans des catégories où il n'y a pas d'intention de les utiliser peut également conduire à l'invalidation.

L'importance de l'affaire Sky v. SkyKick pour les marques
La CJUE a estimé qu'une marque communautaire ou nationale ne peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que les termes utilisés pour désigner les produits et services manquent de clarté et de précision.

Ce premier point est important pour les propriétaires de marques car la CJUE a reconnu, sur la base de la directive 89/104 sur les marques et du règlement 40/94, que les marques nationales ou communautaires ne peuvent être invalidées au motif que l'utilisation de termes génériques ou généraux pour désigner les produits et services couverts par les marques manque de clarté et de précision.

Dans le cas de Sky, par exemple, la marque verbale SKY reste valable dans la classe des "logiciels informatiques" malgré l'étendue de la signification ou de la catégorie de produits. Il s'agissait d'une préoccupation majeure pour les marques, en particulier pour les grandes entreprises disposant de portefeuilles de propriété intellectuelle complexes, et cela signifie qu'elles peuvent désormais continuer à couvrir une gamme extrêmement large de produits et de services qui peuvent faire partie de leurs projets futurs, ainsi que de la structure et de l'organisation actuelles de l'entreprise.

Il s'agit également d'un point important en termes de protection des marques, car cette décision signifie également qu'il n'y aura pas de ruée soudaine d'actions en nullité proposées par des concurrents (directs et indirects) utilisant l'argument de la mauvaise foi. Si la CJUE avait décidé que l'invalidation était une réponse raisonnable à des dépôts de marques importants, cela aurait pu provoquer une vague de demandes d'invalidité. Si les marques avaient été révoquées dans ces cas (avant le délai de grâce de cinq ans pour le non-usage), cela aurait pu limiter la capacité des marques à surveiller et à faire respecter les atteintes à la propriété intellectuelle. La récente décision signifie que les efforts de protection des marques peuvent se poursuivre conformément au statu quo.

L'un des principaux enseignements tirés de cette affaire est le suivant :

1. une demande de marque déposée sans intention d'utiliser la marque en relation
avec les produits et services couverts par la demande ne constitue une mauvaise foi que dans les
deux cas suivants. Premièrement, si le demandeur avait l'intention de porter atteinte, d'une manière
incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers. Deuxièmement, si le demandeur
a cherché à obtenir, sans même viser un tiers, un droit exclusif sur un terme
qui n'est pas protégeable en tant que marque ou qui ne l'est pas pour ou au-delà de la portée des produits/services généraux déclarés
(c'est-à-dire pour établir un monopole commercial).

Commentaires finaux
En fin de compte, la CJUE n'a pas fourni de raisonnement détaillé concernant la portée étendue de termes tels que "logiciel d'ordinateur". Bien qu'elle n'ait pas expliqué en détail ce que ce terme particulier devrait signifier, ni si de tels termes peuvent potentiellement donner à un propriétaire de marque un monopole sur une vaste gamme de produits couverts par cet intitulé de classe, elle a apporté un soulagement important aux propriétaires de marques qui savent maintenant que leurs marques ne peuvent pas encore être invalidées pour avoir déposé des termes trop larges ou imprécis dans leurs enregistrements.

En ce sens, la CJUE semble reconnaître l'importance de permettre aux titulaires de marques d'étendre et de développer leurs activités au-delà des produits et services qu'ils peuvent ou non envisager au moment du dépôt. Cela signifie, du moins pour l'instant, que les nouveaux enregistrements qui prévoient un large portefeuille et une croissance future peuvent toujours être effectués - un développement important qui soutient l'esprit d'entreprise et la croissance économique.

Il sera intéressant de voir comment l'EUIPO et les offices nationaux des marques traiteront cet arrêt ; si l'examen des nouvelles demandes de marques exige que les termes utilisés par le demandeur soient suffisamment clairs et précis pour que les offices et les tiers puissent comprendre l'étendue de la protection de leurs marques.

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