Les noms de marque non enregistrés dans le monde commercial

Quelle que soit la région dans laquelle votre entreprise exerce ses activités, les avantages liés à l'enregistrement d'une marque pour votre marque sont innombrables. Cependant, l'utilisation de noms de marque non enregistrés reste courante et, dans certains cas, cette pratique s'explique par des raisons commerciales valables. Lorsque votre produit est destiné à avoir un cycle de vie court, par exemple, les coûts et les efforts administratifs liés à la demande d'enregistrement d'une marque pour un produit qui pourrait ne plus être utilisé d'ici la fin du processus d'enregistrement ne constituent pas une option viable. Dans ce cas, il est tout de même fortement recommandé de procéder à une vérification préalable afin de vous assurer que vous ne rencontrerez pas de difficultés pendant la courte durée de vie de votre produit.

Comment une marque non enregistrée voit-elle le jour ?

L'utilisation d'une marque non enregistrée peut se présenter de plusieurs façons. Dans l'exemple ci-dessus, la marque aurait été autorisée à l'usage mais n'aurait pas été enregistrée intentionnellement, car la durée de validité de l'enregistrement aurait largement dépassé la durée de vie prévue du produit. Il existe également des cas où une marque a été enregistrée, mais où l'enregistrement a expiré faute de renouvellement en temps voulu, bien qu'elle soit toujours utilisée par l'entreprise qui l'avait initialement enregistrée. Bien que l'enregistrement ait expiré, l'entreprise qui continue de l'utiliser dispose de droits substantiels sur le nom, ce qu'il convient de garder à l'esprit lorsque vous rencontrez des noms expirés lors de votre recherche de disponibilité.

En ce qui concerne les noms de marque utilisés mais jamais enregistrés, on constate encore des différences. Il y a ceux qui ont effectué une recherche approfondie de disponibilité, mais n’ont jamais demandé d’enregistrement (et ceux qui ont commencé à utiliser la marque sans même effectuer une recherche de disponibilité — une stratégie généralement considérée comme extrêmement risquée !) et ceux qui ont tenté de l’enregistrer mais dont la demande a été refusée en raison d’un risque de confusion avec une marque existante et qui ont continué à utiliser la marque quel que soit le résultat. Il peut même y avoir des entreprises qui ont fait appel de la décision de l'Office de la propriété intellectuelle (IPO) compétent et qui, après avoir perdu leur appel, ont persisté à utiliser la marque de leur choix.

Eaux infestées de requins

Toutes ces stratégies mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de la création et de l'utilisation des noms de marque et des marques déposées doivent être prises en compte tant lors de vos procédures de vérification préalable que de surveillance. Il s'agit de noms de marque utilisés mais non enregistrés, qui pourraient empêcher l'enregistrement de la nouvelle marque que vous envisagez ou porter atteinte à celle que vous possédez déjà ; ils peuvent être un peu plus difficiles à repérer que les marques déposées.

Il s'agit là d'un domaine semé d'embûches, où de nombreux dangers guettent les imprudents. Il convient de noter les stratégies employées par ceux qui tentent d'enregistrer une nouvelle marque, se voient opposer un refus pour risque de confusion, mais continuent malgré tout à utiliser cette marque pour leurs produits ou services.

Différends en matière de marques

La question est de savoir, en cas de litige lié à l'utilisation de cette marque, quel poids un tribunal accordera-t-il au refus fondé sur le risque de confusion par votre OPI national ? Comme souvent, la réponse est : .... cela dépend !

Aux États-Unis, il existe divers circuits judiciaires et il n’y a pas de réponse uniforme applicable à l’ensemble de ces circuits. Le concept de « préclusion sur le fond » s’applique dans certains d’entre eux, mais pas dans tous. La préclusion (encore parfois appelée « collateral estoppel » dans certaines régions) signifie que lorsqu'un fait particulier a déjà fait l'objet d'une décision dans une procédure judiciaire antérieure, il ne peut être remis en cause dans une nouvelle procédure. Ainsi, si le juge de l'affaire X décide, sur la base des preuves fournies, que le ciel est bleu malgré votre affirmation selon laquelle il est rouge, vous ne pouvez pas faire valoir l'argument selon lequel le ciel est rouge dans une autre affaire ultérieure.

Refus de l'USPTO

Lorsqu'un refus de l'USPTO a fait l'objet d'un recours et que ce refus a été confirmé, la préclusion de l'objet empêcherait de faire valoir qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques en cause. Cela complique quelque peu la défense de l'utilisation de la marque. Mais qu'en est-il du refus émanant de l'USPTO lui-même ? Les avis sont partagés : certaines juridictions estiment que le refus de l'USPTO répond en soi aux critères de la préclusion de l'objet, tandis que d'autres ne partagent pas cet avis. D'une manière plus générale, les points de vue et la gestion de cette question varient considérablement.

Réflexions finales

En fin de compte, il faut bien comprendre que l'utilisation non enregistrée d'une marque est, dans pratiquement tous les cas, intrinsèquement moins sûre que l'utilisation d'une marque enregistrée. L'ampleur du danger pour votre entreprise dépend des stratégies et des décisions employées. Il est vivement recommandé aux entreprises de toutes tailles d'élaborer une stratégie en matière de marques et de noms de domaine à un stade précoce, de manière avisée et réfléchie !

L'efficacité commence par une solide recherche préliminaire sur les marques, qui vous permet d'obtenir rapidement des marques candidates solides à soumettre à la procédure d'autorisation.

Consacrez votre temps aux noms qui comptent et non à ceux qui ne comptent pas.

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