Comprendre la mauvaise foi dans le droit européen des marques

Une analyse de l'activité en matière de marques dans l'Union européenne au cours de la dernière décennie, de 2010 à 2019, montre que le marché semble en très bonne santé. Le volume des nouvelles demandes augmente régulièrement et à un rythme relativement soutenu.

L'EUIPO a enregistré une augmentation de 59 %, soit quelque 47 000 nouvelles demandes, entre 2010 et 2019. Le taux de réussite au cours de cette période a également été extrêmement positif, 89 % des nouvelles demandes ayant abouti à un enregistrement en moyenne.

Principales classes de l'EUIPO Nice

Il est intéressant de noter que les cinq premières classes de Nice de l'EUIPO en termes de nombre de demandes au cours de cette période sont restées inchangées. On constate que la classe 35 (Publicité et affaires), la classe 9 (Appareils électriques et scientifiques), la classe 42 (Recherche et développement), la classe 41 (Éducation et divertissement) et la classe 25 (Vêtements) dominent les dépôts auprès de l'EUIPO. Le seul véritable changement est que la classe 9 a dépassé la classe 35 en tant que classe la plus demandée pour les nouvelles demandes.

Oppositions

On constate également un nombre important de dépôts d'opposition d'une année sur l'autre dans l'UE. Les volumes d'opposition couvrent des marques similaires, certaines d'entre elles pouvant même avoir l'intention de tirer un avantage déloyal de la marque antérieure. En ce qui concerne les données relatives aux oppositions au cours de la dernière décennie, nous constatons une moyenne annuelle de quelque 15 800 oppositions, avec une baisse de 8 % du volume des oppositions déposées en 2008.

Six points de vue sur les demandes de mauvaise foi dans l'UE

L'un des inconvénients notables de cette croissance du nombre de marques déposées auprès de l'EUIPO est la conséquence inévitable qu'elle entraîne : la multiplication des demandes de marque de mauvaise foi, qui deviennent de plus en plus courantes. Pour en savoir plus sur les demandes de marque de mauvaise foi dans l'Union européenne, nous avons invité nos clientes (et amies) Carolina Calheiros et Jan Gerd Mietzel à analyser et à discuter de la notion de mauvaise foi dans le droit européen des marques.

Carolina et Jan Gerd, associés au sein du cabinet d'avocats international Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, sont des avocats chevronnés qui cumulent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine du droit européen des marques.

Dans cet article, Carolina et Jan Gerd nous livrent six réflexions sur les demandes de mauvaise foi au sein de l'Union européenne et, plus précisément, sur l'affaire Sky contre Skykick.

1. Comment évaluez-vous la mauvaise foi de vos cocontractants dans vos litiges ?

CC : Il s'agit plutôt du fait que l'on ne conclurait pas à la mauvaise foi dans certains cas précis, comme dans l'affaire Sky c. Skykick. Le simple fait de ne pas constater l'existence d'une intention d'utiliser la marque au moment du dépôt — cela ne constituerait pas en soi un acte de mauvaise foi.

JGM : On pourrait peut-être aborder cette question sous un autre angle (je veux dire, dans le cas qui nous occupe ici, Sky contre Skykick) : c'est manifestement une demande reconventionnelle qui a soulevé cette question de mauvaise foi. En effet, Skykick a soulevé ce point parce qu'elle cherchait à faire invalider les marques qui remettaient en cause sa demande d'enregistrement. Je pense donc que cette question était assez vaste.

Bien sûr, vous pourriez également examiner la situation si vous estimez ne pas être visé par une attaque, mais qu’un dépôt a clairement été effectué de mauvaise foi. Je pense que c’est souvent le cas lorsque quelqu’un effectue un dépôt sans disposer d’un droit antérieur enregistré. On se penchera alors sur le déposant et on dira : « Eh bien, il m’a devancé — je voulais obtenir un droit enregistré dans cette juridiction particulière — ou, dans le cas présent, au sein de l’UE en tant que telle — », puis on avancera les arguments justifiant pourquoi il s’agirait d’un dépôt de mauvaise foi. Le problème, pour être plus précis sur cette question, est que malheureusement, je pense que la mauvaise foi est vraiment une question très, très spécifique à chaque cas.

On s'en rend compte, par exemple, en examinant l'affaire Outsource 2 India, qui fait également l'objet d'un arrêt récent de la Cour de justice. Celle-ci a en effet examiné de manière très approfondie les détails des communications antérieures entre les deux parties — en analysant de manière concise les différents courriers échangés — ainsi que leur signification, ce que les différentes parties avaient réellement laissé entendre et ce qu'elles avaient voulu garantir à l'autre partie. Je pense donc que cela rend la réponse à cette question assez problématique, dans le sens où il n’existe absolument pas de solution toute faite à ce problème. En effet, la notion de « mauvaise foi » doit être analysée au cas par cas, et il faut vraiment examiner très, très précisément l’affaire en question afin de rassembler les arguments pertinents que l’on pourra ensuite utiliser pour contester toute demande, ou en l’occurrence tout enregistrement, dont on souhaite obtenir l’invalidation.

CC : Par ailleurs, quelques exemples concrets, comme l'affaire Neymar.

JGM : C'est un très bon point. Vous pouvez également examiner le portefeuille de marques du déposant. Dans certains cas, si vous avez vraiment de la chance, cette personne possédera bien sûr d'autres marques, ce qui vous permettra alors d'essayer de dégager une sorte de stratégie concernant les dépôts de mauvaise foi. Tous ces éléments peuvent bien sûr être utilisés au final, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment très particulier. Tout d'abord, je dirais qu'il faut vérifier : s'agit-il d'un déposant, d'un enregistrement affecté par quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des relations ? Étiez-vous déjà en contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre et, si oui, que pouvez-vous tirer de ce contact antérieur ? Si ce n'est pas le cas, vous devez bien sûr analyser la situation de manière plus objective. Ensuite, il serait certainement judicieux d'examiner le portefeuille de marques — pouvez-vous en tirer quelque chose ?

CC : Pour conclure, je pense que l'on peut citer comme exemples le dossier de dépôt, le portefeuille, la relation que vous pourriez entretenir avec l'autre partie avant le dépôt, ainsi que l'étendue des produits et services, sans oublier l'utilisation d'un terme « trop » général — même si ce n'est pas une question tout à fait tranchée — mais c'est également un aspect qu'il convient de garder à l'esprit et de traiter avec plus de prudence lorsque vous déposez une marque.

2. Certains titulaires de marques ont déposé une nouvelle demande afin de regrouper leurs dépôts antérieurs, d'éviter des actions pour non-usage ou parce qu'ils n'ont, à juste titre, pas encore commercialisé leurs produits ou services concernés. Quels conseils donneriez-vous à ces entreprises ?

JGM : Je dirais qu’à l’heure actuelle, c’est une pratique problématique. Nous ne savons vraiment pas comment cela va évoluer. De mon point de vue, je ne suis en fait pas d’accord. Je veux dire par là que je trouve les dépôts répétés problématiques. Je pourrais citer (mais je ne le ferai pas !) quelques entreprises qui, selon moi, utilisent vraiment cet instrument d’une manière que je qualifierais personnellement de mauvaise foi — surtout si cet instrument est ensuite utilisé pour mener une attaque très, très large contre toutes les formes d’utilisation de la marque en question.

Dans l’affaire Monopoly, par exemple, je n’ai pas considéré qu’il y avait mauvaise foi et je ne me serais pas rangé du côté de la chambre de recours sur cette décision. Je n’étais pas non plus d’accord avec la manière dont l’affaire a été motivée, car par exemple, lorsqu’ils ont déclaré avoir conservé leurs marques — les marques détenues par Hasbro avaient en réalité été renouvelées avant que le nouvel enregistrement ne devienne effectif —, ils ont donc renouvelé leurs marques antérieures entre le dépôt et l’enregistrement. Je dirais qu’il s’agit là d’une pratique commerciale tout à fait louable, car bien sûr, on ne voudrait pas que ses anciens droits expirent avant que le nouveau, qui les consolide, ne soit effectivement inscrit au registre. Donc, pour moi, cela n’avait vraiment pas beaucoup de sens. Et cela nous ramène à l’analyse au cas par cas : il y a beaucoup de choses que j’aurais pu dire — elles ressemblent beaucoup à l’affaire Pelikan, mais elles ont été tranchées de manière complètement différente, et bien sûr, nous n’étions pas présents lors de cette audience qui a conduit à la décision Hasbro — peut-être ont-ils fait des déclarations très malheureuses à cet égard.

Comme je l'ai dit, lors d'un nouveau dépôt, la seule chose à laquelle je ferais très attention, c'est d'élargir encore davantage le champ d'application. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin, et bien sûr, en général, lorsque vous effectuez un nouveau dépôt, vous pourrez également vous demander : « À quoi mes marques ont-elles réellement servi ? » Dois-je ajouter quelque chose dans d'autres domaines ? Et ce qui serait encore plus important : puis-je retirer certains éléments des dépôts antérieurs afin de restreindre le champ d'application, pour que les gens voient qu'il s'agit en réalité d'un changement tout à fait conforme à l'usage, ou du moins à l'intention sincère d'usage, que j'ai.

Et encore une fois, comme je l'ai déjà souligné, si vous examinez une marque verbale ou figurative, alors, si vous en avez l'occasion, même minime, comme nous l'avons vu dans l'affaire Pelikan, saisissez cette occasion pour la moderniser et allez-y. Voilà le conseil que je vous donnerais.

3. Les observations peuvent-elles être déposées sur la base de la mauvaise foi, comme c'est le cas en Irlande ?

JGM : Si la question porte sur les observations telles que prévues à l’article 45 du RMC (sur lesquelles les tiers peuvent s’appuyer pour expliquer à l’EUIPO, en vertu des articles 5 et 7 du RMC, pour quels motifs la marque ne devrait pas être enregistrée d’office), alors la réponse est non, car en vertu du RMC, la mauvaise foi ne constitue pas un motif absolu de refus qui doit être apprécié (ou qui pourrait même être apprécié) avant l’enregistrement.

Mais conformément à l'art. 63 (a) du RMUE, une action en invalidation fondée sur l'art. 59 ou de l'art. 60 du RMUE (qui inclut une action en nullité fondée sur l'allégation de mauvaise foi conformément à l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE) peut être intentée par "toute personne physique ou morale et tout groupe". 59 (1) (b) du RMUE) peut être intentée par "toute personne physique ou morale et tout groupement ou organisme créé dans le but de représenter les intérêts des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, qui, aux termes de la loi qui le régit, a la capacité d'ester en justice en son nom propre".

4. N'est-ce pas plutôt la société SkyKick qui, de mauvaise foi, tente de parasiter l'ancienne marque SKY ?

JGM : À cet égard, je dirais que ce litige est un exemple typique d’un conflit entre le titulaire d’une marque antérieure (en l’occurrence SKY, avec ses marques « SKY ») et le demandeur d’une marque postérieure (en l’occurrence SkyKick, avec la demande d’enregistrement de « SkyKick »). Le titulaire du droit antérieur estime que sa marque est contrefaite (car, selon lui, les marques sont « trop proches pour être rassurantes », c'est-à-dire qu'il existe un risque de confusion tant au niveau des signes qu'au niveau des produits et/ou services concernés) et le demandeur fait valoir que sa demande respecte la distance nécessaire par rapport au droit antérieur pour éviter un tel risque de confusion.

La demande d'un signe potentiellement conflictuel n'est pas en soi suffisante pour supposer un acte de mauvaise foi (de la part du demandeur). Cela est vrai même lorsque le demandeur est conscient de l'existence du droit antérieur en question. Comme l'illustre la jurisprudence antérieure, d'autres éléments doivent être réunis pour que l'intention du demandeur (au moment du dépôt) puisse être considérée comme un acte de mauvaise foi.

Dans l’affaire SkyKick, on peut se demander si le demandeur a bien agi en tentant d’obtenir l’enregistrement d’une marque commençant par le terme « Sky », alors même que le groupe Sky est réputé pour faire valoir ses droits de marque de manière très agressive. Mais on peut également se demander si les droits antérieurs détenus par le groupe Sky doivent réellement être interprétés de manière aussi large, au point d’empêcher de facto tout tiers de déposer ou de détenir une marque comprenant le terme « Sky ». Ce type de litige illustre la question typique qui est au cœur de la plupart des procédures d’opposition ou de contrefaçon dans lesquelles les tribunaux sont appelés à se prononcer sur la question de la similitude prêtant à confusion entre deux marques. Elle ne doit pas – du moins de mon point de vue – être généralement comprise comme une question de mauvaise foi de la part du déposant (ou du titulaire) de la marque postérieure.

5. Quelle est l'importance de surveiller les demandes émanant de tiers qui pourraient contenir des intentions de mauvaise foi et comment décider de celles auxquelles il faut s'opposer ?

JGM : Je pense que cette question pourrait être formulée de manière plus générale ainsi : « Dans quelle mesure est-il important (pour le titulaire d’une marque) de surveiller les demandes susceptibles d’entrer en conflit ? » L'intention du déposant peut (et va probablement) jouer un rôle dans la manière dont la question doit être traitée (à l'amiable comme dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures) d'un point de vue juridique, mais elle n'a pas — à mon sens — d'incidence significative sur la question de savoir si et dans quelle mesure une marque doit faire l'objet d'une surveillance.

La décision de mettre en place une surveillance, et de quelle manière, dépend davantage de la détermination avec laquelle le titulaire du droit concerné souhaite faire valoir ou défendre ses droits (par exemple, la surveillance doit-elle se limiter à l'utilisation ou à la demande d'enregistrement de marques identiques ou, comme dans le cas de « Sky », s'étendre également à l'inclusion d'un terme spécifique dans un signe plus récent) et du territoire sur lequel cette surveillance doit s'exercer (allez-vous vous concentrer uniquement sur les marchés où vous détenez déjà des marques antérieures ou allez-vous également surveiller les juridictions dans lesquelles vous n’êtes pas encore présent mais où vous pourriez envisager de vous implanter).

Du point de vue de la sécurité, il semble souhaitable de mettre en place une surveillance étendue et de veiller au respect de vos droits, mais cela doit bien sûr être mis en balance avec les coûts liés à cette surveillance (et aux mesures qui en découlent).

6. Considérez-vous que le dépôt d'une marque verbale figurative est de mauvaise foi lorsque la marque antérieure a été opposée avec succès ? La marque verbale figurative comprend le(s) mot(s) opposé(s).

JGM : Une telle succession d'événements pourrait être invoquée pour tenter d'établir que le déposant a effectivement agi de mauvaise foi, mais elle ne constituerait certainement pas — toujours de mon point de vue — une indication claire de la présence effective d'une mauvaise foi au moment du dépôt. Dans l'exemple présenté, le déposant aurait également pu simplement envisager de déposer une marque créant une distance plus importante par rapport au droit antérieur que la marque verbale qu'il avait précédemment tenté d'enregistrer (sans succès). Il aurait alors pu en conclure que l'ajout d'un élément graphique servirait cet objectif (à savoir créer une plus grande distance et éviter toute similitude prêtant à confusion). Si tel était le cas, la mauvaise foi n'aurait alors joué aucun rôle.

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