Affaires récentes de contrefaçon de marque que vous avez peut-être manquées en 2018/19

D'importants litiges en matière de marques ont fait la une des journaux au cours des douze derniers mois. En avril 2019, les avocats d'Erik Brunetti, propriétaire de la marque populaire FUCT®, ont contesté les dispositions de la loi fédérale qui permettent de refuser la protection d'une marque aux "matières immorales ou scandaleuses". M. Brunetti estime que ses droits au premier amendement sont violés. Et compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017), il pourrait avoir de fortes chances de succès.

Bien qu'elles ne fassent pas la une des journaux, d'autres affaires de contrefaçon de marques constituent des précédents et des enseignements précieux en matière de droit des marques. Vous trouverez ci-dessous les résumés de deux affaires au Royaume-Uni et de deux affaires aux États-Unis, qui démontrent l'importance d'effectuer des recherches correctes sur les marques et de faire ses devoirs avant de déposer une demande d'enregistrement de marque.

Royaume-Uni

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited c. Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118

Luen Fat Metal était titulaire des marques britanniques FUNTIME™, FUN TIME™ et FUN-TIME™, ainsi que de la marque communautaire FUNTIME™, toutes enregistrées pour les jeux, les jouets et les jeux électroniques relevant de la classe 28. Jacobs & Turner avait utilisé sur ses produits un logo comportant trois étoiles et la mention « FUN TIME TOYS », ainsi que son propre signe TRESPASS®.

Leun Fat Metal, une entité établie à Hong Kong, a fait valoir que Jacobs Turner avait enfreint l'article 10, paragraphe 2, point b), de la loi de 1994 sur les marques et l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement 2017/1001 en utilisant la marque « FUN TIME » pour des produits identiques à ceux pour lesquels les marques avaient été enregistrées, créant ainsi un risque de confusion. La demanderesse a également déclaré que l'utilisation de « FUN TIME » par la défenderesse, sans motif valable, tirait profit de la renommée des marques ou lui portait préjudice, en violation de l'article 10, paragraphe 3. Jacobs & Turner a nié toute contrefaçon de marque, affirmant que la présence de son signe TRESPASS sur les mêmes produits empêchait tout risque de confusion. Elle a fait valoir que les marques devaient être déclarées nulles car elles étaient dépourvues de caractère distinctif, en violation de l'article 3, paragraphe 1, point b), et/ou descriptives, en violation de l'article 3, paragraphe 1, point c).

La Cour a rejeté les arguments de Jacob & Turner et a donné raison au demandeur. Le juge Douglas Campbell, QC, a estimé que la marque « FUNTIME » de Luen Fat Metal possédait un caractère distinctif intrinsèque et que l’utilisation de « FUNTIME » par Trespass serait perçue comme une marque par un consommateur moyen. Il a noté que la marque figurant sur l’emballage des jouets Trespass « est présentée au consommateur de la même manière que TRESPASS, c’est-à-dire comme étant autre chose que le nom du produit … et comme une indication de l’identité du fournisseur ».

Commentaire

Ce cas illustre le fait que l'ajout d'un mot ou d'un symbole supplémentaire n'est pas susceptible de réfuter une objection si une marque similaire est utilisée pour des produits identiques pour lesquels une marque a déjà été enregistrée.

Mariage Frères Sa / TWG Tea Company PTE Ltd

La société Mariage Frères Sa a tenté d'enregistrer la marque SAKURA SAKURA!™ au Royaume-Uni pour des produits relevant de la classe 29 (conserves) et de la classe 30 (thés, infusions non médicinales, autres boissons et produits alimentaires).

TWG s'y est opposée au motif que le terme « sakura » était compris comme désignant le thé aux fleurs de cerisier. Le conseiller de l'UKIPO a reconnu que « sakura » signifiait « fleur de cerisier », mais a estimé que la répétition et le point d'exclamation présents dans SAKURA SAKURA! conféraient un certain caractère distinctif allant au-delà du simple fait d'être une expression ou un mot désignant une caractéristique des produits. Par conséquent, la marque n’a pas été exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 3(1)(b) ou de l’article 3(1)(c) de la loi de 1994 sur les marques (la loi). Il a estimé qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que la marque contestée SAKURA SAKURA! était couramment utilisée dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et établies pour désigner les produits visés, de sorte qu’elle puisse être exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 3(1)(d) de la Loi.

Le conseiller a estimé qu'il existait un risque suffisamment grave que le public, en raison d'une attente légitime selon laquelle les produits seraient aromatisés à la fleur de cerisier et/ou en contiendraient, soit induit en erreur si la marque SAKURA SAKURA! était enregistrée et utilisée pour le thé, les boissons à base de thé et les infusions non médicinales au sens de l’article 3, paragraphe 3, point b), mais que cette objection pouvait être levée en précisant dans la désignation de la classe 30 que les produits étaient « tous fabriqués, aromatisés ou contenant des fleurs de cerisier ». Mariage Frères Sa a été autorisée à apporter cette modification. Le conseiller-auditeur, ayant conclu que la partie défenderesse avait largement réussi à faire valoir ses arguments contre l’opposition de TWG, a condamné TWG à payer 2 000 £ au titre des frais de Mariage Frères Sa.

En appel, l'opposition à la marque SAKURA SAKURA! a été accueillie. Il a été jugé inhabituel que le conseiller, après avoir établi que le mot « sakura » était utilisé dans le commerce pour décrire une caractéristique particulière du thé et des infusions, ait conclu que la répétition de ce mot suffisait à exclure la marque du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, point c). Une marque doit être évaluée dans son ensemble, tant sur le plan visuel qu'auditif, et le point d'exclamation pourrait disparaître à l'avenir, ce qui réduirait en partie le caractère distinctif de la marque.

Commentaire

Quant à savoir si la marque SAKURA SAKURA! était distinctive au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), il a été jugé que les demandeurs devaient examiner si le public concerné percevrait cette marque comme neutre ou comme indiquant une origine précise en ce qui concerne les produits en cause. Le conseiller-auditeur ne s'était pas posé cette question, rejetant au contraire l'objection fondée sur l'article 3, paragraphe 1, point b), sur la base de ce qu'il considérait comme une prolongation des arguments de la partie requérante au titre de l'article 3, paragraphe 1, point c). En réalité, l'article 3, paragraphe 1, point b), doit être apprécié séparément, car il constitue un motif d'opposition à une marque plus large.

Le conseiller-auditeur aurait également dû conclure que, dans la mesure où la marque SAKURA SAKURA! serait perçue par le consommateur moyen, en ce qui concerne le thé et les infusions, comme mettant l’accent sur le mot « sakura » sans faire référence à une origine particulière, elle ne fournissait qu’une indication sur la nature des produits, et non une indication d’origine. La marque était donc contestable pour ces produits en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), s’il n’y avait pas de distinction résultant de l’utilisation du produit.

Lors d'une recherche de marque, ces facteurs doivent être pris en compte pour éviter les objections.

États-Unis

Viacom International Inc. c. IJR Capital Investments, LLC, affaire n° 17-20334

En mai 2018, la Cour d'appel du cinquième circuit a statué que le projet d'ouverture d'un restaurant « Krusty Krab » — du même nom que le fast-food fictif de la série animée « Bob l'éponge » diffusée sur Nickelodeon — porterait atteinte aux droits de marque de Viacom.

La Cour a rejeté l'argument avancé par IJR Capital Investments selon lequel « Krusty Krab » n'était « qu'un restaurant de dessin animé ».

« Les éléments du dossier montrent clairement que le Krusty Krab occupe une place centrale dans la série télévisée et les films « Bob l'éponge » ; le Krusty Krab a été constamment mis en avant dans la publicité et la promotion de la franchise au cours des 18 dernières années, et il est utilisé dans la commercialisation des produits. »

Commentaire

Il s'agit d'un cas inhabituel, car il concerne des marques issues d'un univers fictif. La Cour a fait référence à d'autres marques protégées de ce type, telles que « The Daily Planet » (Superman) et « General Lee » (Les Duke de Hazzard). Elle a estimé que la protection de telles marques était essentielle dans le secteur du divertissement. Il est donc judicieux d'étendre les recherches de marques de ce type au domaine « fictif ».

Real Foods Pty Ltd. c. Frito-Lay North Am, Inc, affaires n° 17-1959, -2009 (Fed. Cir. 4 oct. 2018) (Wallach).

En octobre 2018, un tribunal a jugé que les termes "Corn Thins" et "Rice Thins" étaient trop descriptifs pour être enregistrés en tant que marques fédérales.

Les termes "qui sont simplement descriptifs ne peuvent pas être enregistrés sur le registre principal à moins qu'ils n'acquièrent un caractère distinctif", c'est-à-dire une "signification secondaire" au sens de l'article 15 U.S.C. § 1052(f).

Commentaire

Comment éviter que votre demande d'enregistrement de marque ne soit rejetée par l'USPTO au motif qu'elle est trop descriptive ? Demandez-vous si le ou les mots en question « décrivent le produit ou le service ». Si la réponse est oui, ils sont probablement descriptifs. L'une des raisons pour lesquelles la Cour a confirmé le rejet dans cette affaire était que le mot « thins » « décrit les caractéristiques physiques des galettes de maïs et de riz ».

Et au cas où vous l'auriez manqué :

Guns N' Roses et Oskar Blues Brewery

On a appris ces derniers jours que le groupe de rock Guns N’ Roses avait intenté un procès en Californie contre la brasserie Oskar Blues Brewery, qui fait partie du collectif Canarchy Craft Brewing Collective. Cette brasserie a en effet baptisé l’une de ses bières « Guns ‘N’ Rosé ».

La plainte affirme que la marque du groupe a subi des "dommages irréparables" du fait de la bière artisanale et qu'elle a "souffert et continue de souffrir et/ou est susceptible de souffrir de dommages à ses marques, à sa réputation commerciale et à son fonds de commerce".

Elle affirme que la brasserie "ne devrait pas avoir le droit de continuer à vendre des produits contrefaits et à exploiter intentionnellement le fonds de commerce, le prestige et la renommée de la GNR sans l'approbation, la licence ou le consentement de la GNR".

La brasserie Oskar Blues n'a pas encore réagi à cette action en justice. La précédente tentative de l'entreprise visant à déposer la marque « Guns N’ Rosé » avait été abandonnée en raison de l'opposition du groupe. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette affaire.

Naviguer dans le paysage complexe des marques avec un minimum de conflits et un maximum de sécurité

Le paysage mondial des marques est devenu si complexe que le risque de contrefaçon lors de la vérification de nouvelles marques n'a jamais été aussi élevé. Compte tenu des enjeux considérables, Corsearch comprend la nécessité de fournir des informations de recherche exhaustives qui permettent de gagner du temps, de limiter les résultats superflus et d'offrir une sécurité optimale.

DÉSISTEMENT DE RESPONSABILITÉ :

*Il s'agit d'un article d'opinion à caractère informatif rédigé par l'auteur. Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de Corsearch ou de ses clients.

*Les marques et logos ci-dessus ne sont ni affiliés à Corsearch ni détenus par cette société ; ils sont utilisés à titre purement illustratif, en tant qu'informations issues des registres publics des offices des marques concernés.

*Les marques susmentionnées sont mentionnées à des fins d'information factuelle uniquement. La mention de ces marques n'implique aucune relation avec Corsearch ou ses entités apparentées.