Jack Daniel's poursuit le fabricant de whisky Lonehand pour contrefaçon de marque et d'habillage commercial

Le monde des boissons alcoolisées est un secteur extrêmement compétitif et la valeur et l'importance des marques et de l'habillage commercial sont constamment mises à l'épreuve sur le marché, car les fabricants dépensent des centaines de millions de dollars pour l'image de marque et la conception et le développement des produits. La publicité et la commercialisation des boissons alcoolisées sont donc axées sur la reconnaissance par les consommateurs des noms de marque, de la conception et de l'emballage des produits, autrement dit de l'"habillage commercial".

La protection de l'habillage commercial ne nécessite pas d'enregistrement fédéral auprès de l'USPTO. L'habillage commercial désigne les caractéristiques de l'aspect visuel d'un produit ou de son emballage (configuration, conception et/ou forme du produit) susceptibles d'indiquer aux consommateurs la provenance du produit. Les titulaires de marques qui invoquent une contrefaçon sans enregistrement fédéral peuvent se heurter à un obstacle juridique supplémentaire : celui de prouver que les consommateurs en sont venus à reconnaître l'apparence ou l'emballage d'un produit comme un indicateur de source commerciale — c'est-à-dire comme une marque — l'exemple le plus célèbre étant la forme de la bouteille de Coca-Cola.

La contrefaçon de l'habillage commercial est une forme de contrefaçon de marque qui découle du droit de la concurrence déloyale. Elle permet aux parties qui peuvent prouver que l'apparence d'un produit ou de son emballage (ou les deux) mérite une protection juridique d'interdire à leurs concurrents de vendre des produits dont l'apparence est susceptible de créer une confusion chez les consommateurs qui rencontrent le produit prétendument contrefait sur le marché.

Une affaire récente et intéressante en matière de marques et de présentation commerciale est celle que la société Brown-Forman a intentée contre les producteurs de whisky Dynasty Spirits et Gulf Coast Distillers pour contrefaçon de marque et de présentation commerciale de sa marque Jack Daniel’s. Brown-Forman affirme que la marque Lonehand Whiskey cause un « préjudice irréparable » à la marque et à l’habillage commercial de Jack Daniel’s, qui comprennent la marque notoire et l’habillage commercial, lesquels, selon elle, ont acquis une signification secondaire importante, une notoriété et une association forte auprès des consommateurs.

Jack Daniel's est propriétaire de la marque pour la configuration tridimensionnelle d'une bouteille carrée contenant des "spiritueux distillés" dans la catégorie des spiritueux distillés, y compris le whisky. L'étiquette de Jack Daniel's comprend les expressions "Old No. 7", "Jack Daniel's'", "Tennessee" et "sour mash whiskey". Jack Daniel's décrit sa marque "emblématique" comme étant composée d'une bouteille carrée aux épaules angulaires, d'un goulot nervuré, d'un bouchon noir et d'une fermeture noire. Brown-Forman affirme que la bouteille de Lonehand Whiskey présente des caractéristiques similaires, notamment sa forme carrée, le lettrage arqué utilisé pour la marque Lonehand et l'utilisation des mots "Whiskey" et "Tennessee Sour Mash". La bouteille carrée tridimensionnelle Jack's Daniel's est enregistrée en tant que marque depuis le 28 février 2012. Jetez un coup d'œil aux images incluses dans l'enregistrement de la marque Jack Daniel's :

Outre son affirmation selon laquelle Dynasty Spirits et Gulf Coast Distillers auraient délibérément copié la bouteille de Jack Daniel’s, selon The Spirits Business, Brown-Forman affirme que la société a demandé aux détaillants de placer Lonehand à côté de Jack Daniel’s dans les magasins et d’utiliser des éléments de l’habillage commercial de la marque du Tennessee dans leurs promotions. La plainte poursuit en affirmant que le whisky Lonehand est un produit de qualité inférieure et que la stratégie commerciale globale de Dynasty Spirits était « conçue pour induire en erreur et tromper les clients ».

Regardez le produit Lonehand :

En fin de compte, la loi stipule que :

« [L]’habillage commercial peut être protégé s’il est non fonctionnel et a acquis une signification secondaire, et si son imitation est susceptible d’induire le consommateur en erreur. » Fuddruckers, Inc. c. Doc’s B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 842. (9e Cir. 1987), cité avec approbation dans Two Pesos, Inc. c. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769-70, 773-74, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

« Il incombe au demandeur de prouver les trois éléments constitutifs de son action en contrefaçon de l’habillage commercial : (1) la non-fonctionnalité ; (2) la signification secondaire ; et (3) le risque de confusion. » Glob. Mfg. Grp., LLC c. Gadget Universe.Com, 417 F. Supp. 2d 1161, 1165 (S.D. Cal. 2006) (citant Disc Golf Ass’n, Inc. c. Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002, 1005 (9th Cir. 1998).

Une affaire intéressante qui pourrait servir de précédent favorable à Brown-Forman est celle de Dan Aykroyd : la société de ce dernier, Globefill, Inc., productrice de la tequila CRYSTAL HEAD, bien connue pour sa bouteille en forme de crâne, avait découvert qu’une nouvelle entreprise de tequila — Elements Spirits Inc. et sa fondatrice, Kim Brandi, avait commencé à conditionner ses spiritueux dans des bouteilles en forme de crâne. La société d’Aykroyd a intenté une action en justice pour contrefaçon d’habillage commercial et a obtenu gain de cause à l’unanimité. Dans cette affaire, le jury a estimé que la tequila de la marque KAH d’Elements, vendue dans une « bouteille en forme de crâne inspirée du Jour des morts », était susceptible d’induire les consommateurs lambda en erreur en leur faisant croire qu’elle était fabriquée par CRYSTAL HEAD ou affiliée à cette marque, et qu’elle avait été délibérément conçue de cette manière. Un élément intéressant de ce procès est que Globefill a appelé à la barre un tatoueur et sculpteur local, qui a alors pu réfuter directement le témoignage de Brandi selon lequel la création de la bouteille en forme de crâne était originale.

La société Brown-Forman est à juste titre agressive dans la protection de sa marque et de son habillage commercial et il sera intéressant de voir si elle aura autant de succès dans cette affaire qu'elle en a eu dans d'autres récentes impliquant son design de bouteille visiblement identifiable. Bien que l'on puisse soutenir que certains éléments de son habillage ne sont pas distinctifs et ne peuvent être protégés, la question est de savoir si l'impression commerciale globale des éléments non fonctionnels a une signification secondaire et une importance suffisantes pour indiquer aux consommateurs que le produit Lonehand est susceptible de créer une confusion sur le marché avec sa marque "emblématique". La question des mauvaises critiques ne nuit pas non plus à l'affaire du point de vue du préjudice.