Marques immorales, scandaleuses et dénigrantes

Saviez-vous que, dans un passé récent, les catégories de marques immorales, scandaleuses ou dénigrantes ne pouvaient jamais être protégées en tant que marques, même après avoir été utilisées sur le marché ?

Au niveau international, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a constitué un effort d'harmonisation majeur qui remonte à 1883. À cet égard, l'article 6 quinquies B de ce traité autorisait les États signataires à refuser l'enregistrement d'une marque si celle-ci était « contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ». Les États signataires ont modifié leur législation afin de se conformer aux obligations découlant du traité, et de nombreux pays ont intégré cette disposition dans leur législation nationale.

Pendant des décennies, la législation américaine a également interdit l'enregistrement de marques à caractère dénigrant, ainsi que de marques jugées immorales ou scandaleuses. L'affaire Iancu c. Brunetti, jugée récemment, met en lumière le conflit inhérent à cette question : à savoir, la réglementation face à la liberté d'expression ! Que faut-il considérer comme scandaleux et immoral – sans tenir compte du point de vue d'un office d'enregistrement ?

Marques immorales et scandaleuses

Affaire Iancu c. Brunetti, 139 S. Ct. 2294 – En 2019, la Cour suprême des États-Unis a statué que les dispositions de la loi Lanham interdisant l'enregistrement de marques de commerce à caractère « immoral » ou « scandaleux » étaient inconstitutionnelles, car elles permettent à l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) de se livrer à une discrimination fondée sur les opinions, en violation de la clause sur la liberté d'expression du Premier amendement. L'affaire Iancu c. Brunetti porte sur l'évaluation des critères de caractère scandaleux et immoral prévus par le Lanham Act – le mot en cause est FUCT dans cette affaire.

Cet article couvre un mémo sur la récente décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Iancu v. Brunetti.

La loi

L'article 2(a) de la loi Lanham interdit l'enregistrement des marques qui « consistent en ou comportent des éléments immoraux, trompeurs ou scandaleux ; ou des éléments susceptibles de dénigrer ou de suggérer à tort un lien avec des personnes, vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, ou de les exposer au mépris ou au discrédit… ».

Faits sur FUCT

En 1990, Erik Brunetti et son associé ont lancé une marque de vêtements streetwear à Los Angeles, en Californie, sous le nom de FUCT, acronyme de « Friends U Can’t Trust ». Brunetti trouvait que la similitude phonétique de ce nom avec un juron s’écrivant presque de la même manière prêtait à confusion – tout en étant amusante !

Vingt ans après le lancement de la ligne de vêtements, le fait que des produits FUCT soient vendus en ligne par des personnes autres que Brunetti l'a conduit à déposer une demande d'enregistrement de la marque FUCT auprès de l'USPTO. Le compte rendu intégral de l'audience est disponible ici.

La marque a été refusée au motif qu'elle présentait une similitude phonétique avec un mot vulgaire bien connu, qui était clairement considéré comme un mot « scandaleux » au sens de l'article 2(a) de la loi Lanham. La décision de l'USPTO a été confirmée par la Commission d'appel et de recours en matière de marques (TTAB) en 2014.

Marques dénigrantes

Brunetti a interjeté appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral. Avant même que les plaidoiries ne soient entendues, la Cour suprême a rendu son arrêt dans l'affaire Matal c. Tam, 582 U.S. ___ (2017). L'affaire Tam concernait un groupe de rock américain d'origine asiatique appelé « The Slants ». En 2010, le groupe avait déposé une demande d'enregistrement de marque afin de protéger le nom du groupe, mais l'USPTO avait rejeté la demande au motif qu'elle était dénigrante envers les personnes d'origine asiatique et violait donc l'article 2(a). Dans une décision confirmée par la Cour suprême, la Cour d'appel fédérale a estimé que la clause sur la liberté d'expression du Premier amendement rendait la clause relative au dénigrement inconstitutionnelle.

La Cour fédérale statuant sur l'affaire Brunetti a suivi Tam, déclarant que les marques déposées étaient un discours privé plutôt que gouvernemental, n'ayant aucun point de vue sur un quelconque type de discrimination.

La décision de la Cour suprême

Dans une décision majoritaire (6-3), rédigée par Elena Kagan, la Cour suprême a confirmé la décision du circuit fédéral. Elle a déclaré que l'USPTO devait se livrer à une "discrimination par le point de vue" pour déterminer si les demandes d'enregistrement de marques relevaient des définitions vagues d'"immoral" ou de "scandaleux". L'USPTO étant une entité gouvernementale, il s'agirait d'une violation des droits du premier amendement ; par conséquent, la section 2 (a) de la loi Lanham est inconstitutionnelle.

"À une époque où la liberté d'expression est attaquée, il est particulièrement important que cette Cour reste ferme sur le principe selon lequel le premier amendement ne tolère pas la discrimination fondée sur le point de vue.

Le juge Alito a également rédigé un avis majoritaire, déclarant que la définition juridique des termes "immoral" et "scandaleux" était vague, mais que le Congrès avait le pouvoir de la modifier.

Il a déclaré :

"Une loi interdisant les discours jugés 'immoraux' ou 'scandaleux' par les autorités gouvernementales peut facilement être exploitée à des fins illégitimes.

Il a également été souligné que l'USPTO a toujours eu des antécédents incohérents en matière d'enregistrement de marques provocatrices, accordant l'enregistrement à certaines et refusant le même traitement à d'autres, apparemment de manière aléatoire.

Dans les opinions dissidentes, rédigées par le président de la Cour suprême Roberts et les juges Breyer et Sotomayor, il a été convenu que l'interprétation du terme « immoral » était difficile, mais que cela ne s'appliquait pas au mot « scandaleux ». Ils ont également estimé que l'USPTO ne se livrerait pas à une « discrimination fondée sur les opinions » lorsqu'il s'agirait de déterminer si une marque était ou non « scandaleuse ».

"L'adoption d'une interprétation étroite du mot "scandaleux" - l'interprétant de manière à ne réglementer que l'obscénité, la vulgarité et le blasphème - le sauverait de l'inconstitutionnalité. Correctement interprété, le terme "scandaleux" est une forme de discrimination de contenu neutre du point de vue qui est admissible dans le type de programme gouvernemental discrétionnaire ou de forum limité que constitue le système d'enregistrement des marques.

Commentaire

Cette décision, lue en parallèle avec l'arrêt Tam, considère que la section 2(a) du Lanham Act est inconstitutionnelle du point de vue de la Cour suprême, compte tenu de la pratique actuelle de l'Office. Il appartient désormais au Congrès de légiférer pour donner une signification non ambiguë aux termes "immoral" ou "scandaleux" lorsqu'ils s'appliquent aux marques, s'il veut empêcher l'enregistrement de marques telles que FUCT.

Réflexions finales

En mai 2019 (juste avant la décision de la Cour suprême), Brunetti a été interviewé par Jenkem, un magazine en ligne consacré au skateboard et à la culture, qui lui a demandé comment l'issue de l'affaire allait affecter sa marque. Il a déclaré :

"Si je gagne le procès - le verdict sera rendu en juin -, je pourrai mettre un terme à l'énorme trafic d'alcool qui a lieu depuis des années. Cela me permettra également de vendre la marque si je le souhaite".

Son souhait s'est réalisé.

D'après notre outil de recherche préliminaire sur les marques ExaMatch™, à la date de rédaction du présent article, le titulaire Brunetti détient trois demandes de marque valides et sept demandes en instance contenant le texte « FUCT » pour les classes de Nice 9, 14, 18, 25 et 35, toutes déposées auprès de l'USPTO. Il détient également une demande de marque en instance auprès de l'UIBM en Italie dans la classe 25.

Les dix produits les plus cités relèvent tous de la classe 25 de Nice (Vêtements), la catégorie « Chaussures » occupant la première place (mentionnée dans six demandes), suivie par « Pulls », « Chemises », « Pantalons », « Casquettes [couvre-chefs] », « Débardeurs » et « Vestes » (tous cités dans cinq demandes).

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