Lo Shop Safe Act, l'Inform Consumers Act e il potenziale di responsabilità delle piattaforme negli USA

Nella sentenza del Secondo Circuito nella causa Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) ("Tiffany II"), la Corte ha stabilito che una piattaforma è responsabile delle attività di un terzo solo se lo ha intenzionalmente indotto a commettere una violazione o se ha continuato a fornire i suoi servizi a una parte che aveva motivo di sapere che stava commettendo una violazione del marchio. 

Nel prendere questa decisione, il Secondo Circuito ha applicato il quadro di Inwood della Corte Suprema nel contesto di un "mercato online", e più in particolare di un sito di aste online. sito di aste onlineper la prima volta, ritenendo che le accuse generiche di Tiffany di contraffazione(cioè migliaia di inserzioni di prodotti contraffatti da parte di terzi) che si verificavano sulla piattaforma eBay non fornissero a eBay la conoscenza necessaria per imporre la responsabilità per concorso in violazione del marchio ai sensi di Inwood. Cfr. Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 106 (2d Cir. 2010) (che cita Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982) (in cui si afferma che, "affinché sussista una responsabilità contributiva per violazione del marchio, un fornitore di servizi deve avere più di una conoscenza generica o un motivo per sapere che il suo servizio viene utilizzato per vendere merci contraffatte. È necessaria una certa conoscenza contemporanea di quali particolari inserzioni stanno violando o violeranno in futuro"). 

Il Secondo Circuito si è basato molto sul fatto che, al momento della presentazione del caso:

eBay è il proprietario di www.ebay.com, un mercato basato su Internet che permette a coloro che si registrano di acquistare e vendere merci tra loro. Esso mette in contatto acquirenti e venditori e [] consente di effettuare transazioni direttamente tra i membri di eBay....Nei suoi Nei suoi servizi di vendita all'asta e di inserzione, "fornisce la sede per la vendita [di beni] e il supporto per le transazioni, [ma] non vende essa stessa gli oggetti".' elencati per la vendita sul sito, né ne prende mai possesso fisico. Pertanto, eBay in genere non sa se o quando un articolo viene consegnato all'acquirente"."

Tiffany II, 600 F.3d a 96-97 (citando Tiffany I, 576 F. Supp. 2d a 475).

A seguito di questa decisione, le piattaforme online di tutti i tipi si sono affidate, in gran parte con successo, a Tiffany II per proteggersi dalla responsabilità per la contraffazione dilagante che si verifica sulle loro piattaforme, fornendo ai titolari dei diritti una scarsa possibilità di ricorso contro i produttori, i grossisti e altri commercianti terzi, che utilizzano tattiche evasive come pseudonimi, indirizzi falsi e altre informazioni di identificazione incomplete per nascondere la propria identità ed evitare di essere scoperti e pubblicizzano, mettono in vendita, vendono e distribuiscono prodotti contraffatti a consumatori inconsapevoli che utilizzano tali piattaforme. Comprensibilmente, i titolari dei diritti sono stati riluttanti a contestare le piattaforme a seguito della decisione del Secondo Circuito. 

Ciononostante, di recente alcuni tribunali federali si sono dimostrati disposti a ritenere i marketplace online responsabili per concorso in contraffazione. Ad esempio, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California^[1] ha ritenuto il mercato print-on-demand Redbubble responsabile di contraffazione volontaria contributiva, e il 6° Circuito^[2]ha annullato la decisione del tribunale distrettuale di emettere un giudizio sommario a favore di Redbubble e ha rinviato il caso al tribunale distrettuale, ritenendo che "poiché il mercato di Redbubble comporta la creazione di prodotti e capi d'abbigliamento Redbubble che non sarebbero esistiti se non fosse stato per l'impresa di Redbubble, riteniamo che il tribunale distrettuale abbia commesso un errore emettendo un giudizio sommario a favore di Redbubble in base a una lettura eccessivamente restrittiva del Lanham Act"."^[3]

Queste decisioni segnalano un cambiamento di mentalità da parte dei tribunali statunitensi su come la responsabilità contributiva ai sensi del Lanham Act debba essere applicata alle moderne piattaforme di e-commerce.

In particolare, negli undici (11) anni trascorsi da quando il Secondo Circuito ha emesso la sua decisione nella causa Tiffany II, i tipi di servizi forniti dalle piattaforme online si sono notevolmente ampliati, così come la propensione dei consumatori a utilizzarli, soprattutto alla luce della pandemia globale che, nell'ultimo anno e mezzo, ha reso l'idea di fare acquisti dalla sicurezza di casa propria infinitamente più attraente, e in molti casi necessaria. Secondo l'U.S. Census Bureau, la spesa per l'e-commerce nel 2020 è cresciuta di oltre il 32% rispetto al 2019, raggiungendo i 791,7 miliardi di dollari e alcuni rapporti stimano che circa un quarto dei consumatori statunitensi abbia acquistato inconsapevolmente prodotti contraffatti online.

La legge sulla sicurezza dei negozi

Il 3 marzo 2020, un gruppo bipartisan di quattro (4) legislatori federali ha introdotto la legge Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-commerce (SHOP SAFE), che modifica la sezione 32 del Trademark Act del 1946 (15 U.S.C. § 1114) aggiungendo un nuovo paragrafo (§ 1114(4)). Questo disegno di legge stabilisce espressamente la responsabilità contributiva per violazione di marchio per le piattaforme di commercio elettronico per le vendite di prodotti contraffatti che rappresentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, a meno che la piattaforma non attui determinate best practice.

Lo SHOP SAFE Act richiederebbe alle piattaforme di e-commerce di adottare le seguenti "best practice" per evitare la responsabilità contributiva ai sensi del Lanham Act:

• Verificare (attraverso un documento d'identità governativo o altra documentazione affidabile) l'identità, la sede principale e le informazioni di contatto del venditore terzo;
• Richiedere ai venditori di verificare e attestare l'autenticità dei loro prodotti su cui viene utilizzato un marchio registrato o in relazione ad esso;
• Richiedere ai venditori di accettare contrattualmente di non vendere o promuovere merci contraffatte;
• Richiedere ai venditori di acconsentire contrattualmente alla giurisdizione dei tribunali degli Stati Uniti per quanto riguarda le richieste di risarcimento relative alla partecipazione del venditore alla piattaforma;
• Mostrare in modo visibile la sede verificata, le informazioni di contatto e l'identità del venditore terzo, nonché il paese di origine e di produzione della merce e il luogo da cui la merce verrà spedita;
• Richiedere a ogni venditore terzo di utilizzare solo immagini di sua proprietà o che abbia il permesso di utilizzare e che ritraggano accuratamente i beni messi in vendita sulla piattaforma;
• Esaminare in modo proattivo le merci alla ricerca di marchi contraffatti;
• Disattivare o rimuovere tempestivamente le inserzioni che sembrano utilizzare marchi contraffatti;
• Chiudere gli account dei venditori terzi che hanno offerto o pubblicizzato merci contraffatte in più di tre occasioni;
• Implementare misure per garantire che i venditori che sono stati cancellati dalla piattaforma non si reiscrivano o rimangano sotto un'altra identità o pseudonimo; e
• Se richiesto, fornire informazioni sui venditori di prodotti contraffatti alle forze dell'ordine.

Il 20 maggio 2021, lo SHOP SAFE Act è stato reintrodotto alla Camera dei Rappresentanti dal Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., che presiede la Commissione Giudiziaria della Camera, insieme al Rep. Hank Johnson, Jr., D-Ga., al Rep. Darrell Issa, R-Calif. e al Rep. Ben Cline, R-Va. La Sottocommissione Giudiziaria della Camera sui Tribunali, la Proprietà Intellettuale e Internet ha tenuto un'udienza sullo SHOP SAFE ACT giovedì 27 maggio 2021.

Due delle principali critiche mosse allo SHOP SAFE Act riguardano la portata delle esenzioni create dalle definizioni della sezione 1114(4)(B).

• In primo luogo, la definizione di "piattaforma di commercio elettronico" è "qualsiasi piattaforma ad accesso elettronico che includa funzioni interattive pubbliche che consentano di organizzare la vendita, l'acquisto, il pagamento o la spedizione di beni, o che permetta a una persona diversa da un operatore di tale piattaforma di vendere o offrire di vendere beni fisici a consumatori situati negli Stati Uniti". Inoltre, la Sezione 1114(4)(C) descrive i due tipi di piattaforme di commercio elettronico a cui si applicherà la disciplina stabilita dalla Legge: (1) una piattaforma con vendite annuali pari o superiori a 500.000 dollari; oppure (2) una piattaforma con vendite annuali inferiori a 500.000 dollari, ma che ha ricevuto dieci avvisi che identificano merci contraffatte che riguardano la salute e la sicurezza. In quest'ultimo caso, gli avvisi applicabili devono fare riferimento a questa disposizione e la responsabilità non si applicherà fino a sei mesi dopo che la piattaforma avrà ricevuto il decimo avviso. La definizione di piattaforma di commercio elettronico è sufficientemente vaga da non rendere chiaro se la Legge si applichi o meno alle piattaforme di social media, dove le vendite di merci contraffatte sono prolifiche ma non vengono misurate o segnalate nello stesso modo in cui lo sono sulle piattaforme di commercio elettronico "tradizionali". 
• In secondo luogo, i "beni che coinvolgono la salute e la sicurezza" sono definiti come "[beni] il cui uso può portare a malattie, patologie, lesioni, eventi avversi gravi, reazioni allergiche o morte se prodotti senza rispettare tutte le normative federali, statali e locali applicabili in materia di salute e sicurezza e gli standard di test, sicurezza, qualità, certificazione, produzione, imballaggio ed etichettatura definiti dal settore". Questo linguaggio suggerisce che le piattaforme di commercio elettronico possono evitare la responsabilità se i prodotti non coinvolgono la salute e la sicurezza e crea confusione (e il potenziale per un'applicazione incoerente) per le piattaforme stesse che sarebbero lasciate a determinare quali prodotti rientrano o meno in questa definizione.
• Una terza critica importante alla legge è che, pur richiedendo alle piattaforme di commercio elettronico di implementare un programma di rimozione tempestiva delle inserzioni contraffatte, non fornisce un quadro normativo e non parla esplicitamente di ciò che si qualifica come tempestivo. Molte piattaforme di commercio elettronico dispongono già di procedure di rimozione, che si sono rivelate decisamente inefficaci nell'aiutare i titolari dei diritti a combattere la contraffazione. La disposizione sul takedown della legge è completamente priva di qualsiasi efficacia per alleviare il pesante onere esistente per i marchi.

La legge sull'informazione dei consumatori

Dopo due precedenti tentativi, uno al Senato il 10 marzo 2020 e l'altro alla Camera il 23 luglio 2020, il 23 marzo 2021 la legge "Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act" (Legge sull'integrità, la notifica e l'equità dei mercati al dettaglio online per i consumatori) o "INFORM Consumers Act" è stata reintrodotta al Senato come emendamento alla S. 1260, la legge sull'innovazione e la concorrenza negli Stati Uniti (precedentemente denominata Endless Frontier Act). Lo scopo dichiarato dell'INFORM Consumers Act è quello di richiedere ai mercati online di raccogliere, verificare e divulgare determinate informazioni relative ai venditori terzi di prodotti di consumo ad alto volume per informare i consumatori.

La proposta di legge originale prevedeva che i marketplace online raccogliessero, verificassero e divulgassero determinate informazioni dai venditori terzi con un volume elevato. In questa versione, per venditori terzi ad alto volume si intendevano i partecipanti ai mercati online che effettuavano 200 o più transazioni con ricavi totali pari o superiori a 5.000 dollari durante un periodo continuativo di 12 mesi. I marketplace online dovevano acquisire (1) i numeri di conto corrente bancario, (2) i documenti di identità rilasciati dal governo, (3) i codici fiscali e (4) le informazioni di contatto di questi venditori. I mercati online erano tenuti a verificare queste informazioni e a certificare ogni anno eventuali modifiche. Inoltre, i marketplace online dovevano mettere a disposizione dei consumatori alcune informazioni (ad esempio, i nomi e le informazioni di contatto dei venditori) attraverso le inserzioni dei prodotti dei venditori e fornire ai consumatori metodi per segnalare elettronicamente e telefonicamente qualsiasi attività sospetta sul marketplace.

La legislazione presenta tuttavia un'eccezione per i singoli venditori terzi ad alto volume, che consente loro di non divulgare l'indirizzo civico o il numero di telefono personale, a condizione che i venditori rispondano alle richieste dei consumatori presentate via e-mail entro un tempo ragionevole.

Dopo che alcune piattaforme di e-commerce hanno sollevato preoccupazioni, i legislatori hanno apportato due (2) modifiche significative alla legge sull'informazione dei consumatori. In primo luogo, nella sua forma attuale, anziché pubblicare il vero nome e le informazioni di contatto del venditore sulla pagina dell'inserzione del prodotto, la misura emendata richiede che tali dettagli siano forniti solo dopo la vendita. In secondo luogo, il disegno di legge rivisto ha anche innalzato la soglia per cui i venditori sono tenuti a divulgare tali informazioni ai mercati di e-commerce. Per essere obbligati a farlo, i venditori devono registrare 200 transazioni per un totale di 7.000 dollari di vendite sul marketplace, rispetto ai 5.000 dollari della proposta originale.

I sostenitori del disegno di legge hanno fatto pressione affinché la versione emendata fosse inclusa nell'importante legge sull'innovazione e la concorrenza degli Stati Uniti (la cosiddetta "China Bill"), approvata dal Senato all'inizio di giugno di quest'anno, ma l'aggressiva attività di lobbying da parte di alcune piattaforme di e-commerce ha portato alla sua esclusione dal disegno di legge che è stato infine approvato dal Senato.

Poiché la legge sull'innovazione e la concorrenza deve ancora essere adottata dalla Camera, rimane la possibilità di aggiungere l'Inform Consumer Act in quella sede o nella commissione di conferenza che dovrebbe riconciliare le differenze tra i disegni di legge approvati dal Senato e quelli della Camera.

Alcune delle principali critiche mosse dai detentori dei diritti nei confronti dell'Informative Consumers Act sono:

• In primo luogo, non esiste un quadro di riferimento per l'autenticazione delle informazioni fornite dai venditori e non esiste alcuna sanzione per la fornitura di informazioni false, al di là dell'obbligo di sospensione del venditore da parte del marketplace, che può essere facilmente aggirato creando più account aggiuntivi o rimanendo al di sotto della soglia di vendita. Inoltre, non esiste una causa civile privata per le violazioni della legge.
• In secondo luogo, i malintenzionati potrebbero evitare la portata della legge effettuando 199 transazioni e poi (o contemporaneamente) aprendo un'altra (o più) vetrina.
• Infine, la legge non è incisiva in quanto non aiuta i consumatori a determinare se un prodotto è contraffatto, ma si limita a richiedere (dopo la vendita) l'identificazione del venditore che, nella maggior parte dei casi, non è nemmeno necessariamente la fonte del prodotto contraffatto.

Download "Tre colpi e fuori"

Come le piattaforme di e-commerce possono proteggere i consumatori dai trasgressori recidivi

Il nostro libro bianco fornisce ai marchi, alle piattaforme di e-commerce e ai legislatori dati sulla percentuale di violazioni ripetute da parte degli stessi venditori, che utilizzano i principali marketplace online globali e le piattaforme di social media per violare la proprietà intellettuale.

Scoprite come le piattaforme possono proteggere i marchi e i consumatori implementando una forte verifica dei venditori e una politica di "tre colpi e fuori".

Riferimenti

[1] Si veda Y. Y. G.M. SA contro Redbubble, Inc., causa n. 2:19-cv-04618-RGK-JPR.

[2] Vedi Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc., 989 F.3d 435 (6th Cir. 2021).

[3] Id. a 440.