Sette fattori per identificare il rischio di confusione del marchio

C'è un motivo imprescindibile per cui le aziende cercano di proteggere i loro marchi con la registrazione di un marchio: i ricavi. Per costruire un marchio di successo occorrono investimenti significativi in termini di risorse. Sfruttare il ritorno di questo investimento diventa fondamentale.

La registrazione protegge il diritto di coloro che hanno dato vita al marchio di vedere i frutti del loro lavoro, piuttosto che le parti potenzialmente contraffattrici. C'è sempre un margine di errore, in particolare tra le aziende più giovani che potrebbero non essere a conoscenza del diritto dei marchi o delle procedure di autorizzazione, così come tra quelle con intenzioni più nefaste. Intenzionalmente o meno, marchi simili vengono immessi sul mercato ogni giorno.

Come si può quindi evitare di violare involontariamente un marchio di proprietà altrui? Per cominciare, potete capire meglio come funziona la contraffazione!

Indice dei contenuti:

• Perché è importante individuare i casi di rischio di confusione tra marchi

• Tutela dei profitti e dell'integrità del marchio

• I sette fattori per individuare il rischio di confusione tra marchi

• Considerazioni finali

Perché è importante identificare la confusione dei marchi

È qui che entrano in gioco le norme relative al rischio di confusione tra marchi. La sezione 2(d) della legge sui marchi (Trademark Act), 15 U.S.C. §1052(d), recita:

"Nessun marchio con il quale i prodotti del richiedente possano essere distinti da quelli di altri può essere rifiutato di essere registrato nel registro principale a causa della sua natura, a meno che... (d) consista o comprenda un marchio talmente simile a un marchio registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi, o a un marchio o a una denominazione commerciale precedentemente utilizzati negli Stati Uniti da un altro soggetto e non abbandonati, da essere suscettibili, se utilizzati sui prodotti del richiedente o in relazione ad essi, di generare confusione, di indurre in errore o di ingannare".

Il "rischio di confusione" è il gold standard con cui si misura la violazione in quasi tutte le regioni, anche se, ovviamente, la fraseologia specifica può variare. Molte regioni, tra cui gli Stati Uniti, hanno diversi "test" da applicare per valutare il rischio di confusione, con determinati fattori da misurare.

Questi fattori possono variare in base all'insieme dei fatti applicabili al caso in questione, per cui si raccomanda una consulenza sui fattori applicabili alla vostra regione e alle vostre circostanze. Tuttavia, si applicano alcuni principi generali.

Essere pienamente consapevoli di cosa si intenda per «rischio di confusione» è fondamentale tanto nella fase iniziale di scelta del nome quanto nell’ambito di qualsiasi attività di monitoraggio dei marchi che avete in atto. Ovviamente, non vorrete certo presentare una domanda di registrazione di marchio destinata a essere respinta. Allo stesso tempo, è importante assicurarsi che nessuno violi i vostri preziosi beni.

Proteggere i profitti e l'integrità del marchio

È importante capire che la protezione dei marchi non riguarda tanto i marchi stessi, quanto ciò che essi rappresentano e raffigurano. Se si riceve un hamburger in una scatola che assomiglia molto a quella di un Big Mac®️ ci si aspetta determinati sapori e consistenze. Ma se l'hamburger non è autentico, la percezione che si ha di un Big Mac®️ e di McDonald's s®️ può essere notevolmente ridotta.

I modi in cui potete perdere denaro in caso di violazione dei vostri marchi sono praticamente infiniti, ma questi sono i due più comuni e gravi:

• Perdita di vendite dirette
• La reputazione del marchio viene danneggiata

Ma veniamo al sodo e diamo un'occhiata ai sette fattori che influenzano il rischio di confusione tra marchi, come illustrato dall'USPTO nel suo «Manuale delle procedure di esame dei marchi»:

I sette fattori per identificare il rischio di confusione del marchio:

1. Relazione tra i prodotti o i servizi

Un consumatore comune che presta un'attenzione media (che varia a seconda dei gruppi di prodotti e dei prezzi) sarebbe propenso ad acquistare un prodotto o un servizio, nella convinzione che si tratti in realtà di un altro?

Il legame tra la somiglianza dei due marchi e la relativa vicinanza dei prodotti o servizi è importante. Quanto più distanti sono i prodotti e i servizi, tanto meno probabile è la sovrapposizione tra i due mercati. I software per computer e le periferiche per computer, ad esempio, attirano probabilmente clienti simili e quindi il rischio di confusione è maggiore. In questo caso, i marchi dovrebbero essere più distinti l'uno dall'altro.

Nel caso in cui i due prodotti concorrenti siano parti di ricambio per trattori e bikini, è possibile che anche un marchio identico possa essere accettabile, poiché sembra improbabile che i loro mercati siano sostanzialmente composti da consumatori simili. In caso di sovrapposizione tra questi gruppi di consumatori, è meno probabile che un singolo consumatore pensi naturalmente che un produttore di ricambi per trattori si sia esteso ai costumi da bagno e viceversa.

2. Somiglianza dei marchi

Il giudizio sulla somiglianza di due marchi è del tutto soggettivo. I fattori da considerare sono, tra gli altri, la somiglianza visiva e fonetica (aspetto, suono), il significato delle parole, le traduzioni e le considerazioni di mercato.

Il che fa sorgere la domanda: Quanto simile è troppo simile?

Solo i tribunali possono rispondere a questa domanda. Sembra che la semplice aggiunta di un prefisso, la modifica di alcune lettere o l'aggiunta di ulteriori informazioni non siano sempre sufficienti a evitare il rischio di confusione. Ecco alcuni marchi che sono stati giudicati troppo simili:

• Magnavox contro Multivox
• Simoniz contro Permanize
• Platinum Puff contro Platinum Plus
• Zirco contro Cozirc
• Con affetto da mamma vs. Il tuo negozio di articoli premaman

Come si può notare, gli esempi sopra riportati non sono affatto identici. Tuttavia, sono stati ritenuti troppo confusi per un consumatore medio. Sono sicuro che anche voi potreste confondere alcuni marchi che conoscete solo in minima parte, giusto?

3. Somiglianza nell'aspetto

I marchi possono anche essere troppo simili e confusi per quanto riguarda l'aspetto e il design.

Esempi:

• Nel 2006, Audio BSS USA è stata ritenuta troppo simile nell'aspetto a Boss Audio Systems.
• In re Lamson Oil Co., 6 USPQ2d 1041 (TTAB 1987), TRUCOOL e TURCOOL sono stati ritenuti confusamente simili nell'aspetto.
• In re Pix of Am., Inc., 225 USPQ 691 (TTAB 1985) (NEWPORTS e NEWPORT sono stati ritenuti sostanzialmente identici nell'aspetto).
• In re Pellerin Milnor Corp., 221 USPQ 558 (TTAB 1983) (MILTRON e MILLTRONICS (stilizzato) sono stati ritenuti altamente simili nell'aspetto).
• In re BASF A.G., 189 USPQ 424 (TTAB 1975) (la differenza tra LUTEX e LUTEXAL non è sufficiente a evitare la confusione della fonte).

4. Somiglianza nel suono

La somiglianza dei suoni si riferisce alla corrispondenza fonetica tra i marchi. Ma come si pronuncia correttamente un determinato marchio? Non c'è modo di saperlo con certezza, ma ecco una buona regola empirica: se due o più marchi possono in qualche modo essere foneticamente simili, può esistere un rischio di confusione. I tribunali hanno ritenuto i seguenti marchi troppo simili nel suono:

• SEYCOS contro SEIKO
• CRESCO contro KRESSCO
• ENTELEC contro INTELECT

Naturalmente, la somiglianza fonetica non è stata l'unico fattore decisivo negli esempi sopra citati. Anche le rispettive descrizioni di prodotti e servizi e altri fattori hanno giocato un ruolo significativo.

5. Somiglianza di significato

Tra i fattori importanti che influenzano il rischio di confusione vi è il significato dei marchi in relazione alla descrizione dei prodotti e dei servizi. I marchi possono essere identici nel suono e nell'aspetto, ma possono anche essere completamente diversi nella loro impressione commerciale.

Ad esempio: CROSS-OVER vs. CROSSOVER

CROSS-OVER si riferisce alla costruzione materiale del reggiseno. Mentre il secondo, CROSSOVER, è più percepito come un cross-over tra abbigliamento sportivo formale e attivo.

Al contrario, ecco alcuni marchi che i tribunali hanno ritenuto troppo simili nel significato:

• MR. CLEAN contro MR. RUST
• TRENTA QUARANTA CINQUANTA contro 60 40 20
• IMPEGNO vs. PROMESSA

6. Marchi di design

Il rischio di confusione tra marchi di design viene determinato in base alla somiglianza della loro presentazione visiva. Di solito i marchi non vengono visti uno accanto all'altro e il ricordo dei marchi è molto generico. Pertanto, marchi visivamente simili possono essere confusi anche se rappresentano prodotti e servizi completamente diversi.

Ad esempio, nella causa Ocean Spray Cranberries, INC. contro Ocean Garden Prods, è stato stabilito che i marchi in questione non erano tali da creare confusione. I marchi consistevano, rispettivamente, in un cerchio con tre linee curve dalle estremità arrotondate e in un'onda che si infrange stilizzata all'interno di un ovale.

7. Probabile inganno

Non può essere più facile di così: l'inganno è ovviamente una cosa negativa. Tuttavia, l'inganno implica un'intenzione che può essere estremamente difficile da dimostrare nella pratica.

Riflessioni finali

In conclusione, anche la pubblicità e i canali di distribuzione vengono presi in considerazione nella decisione del tribunale. Il motivo è piuttosto semplice: capire se i consumatori sono esposti alla potenziale confusione. È molto semplice.

Corsearch garantisce i più elevati standard di qualità nel soddisfare le vostre esigenze in materia di ricerca sui marchi. Il nostro impegno a garantire l'accuratezza dei dati vi consente di prendere decisioni con sicurezza e di contare sul pieno sostegno di un'azienda che non è solo un fornitore, ma un vero e proprio partner.

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