Quanto può costare una violazione di marchio?

Ci sono aspetti ovvi in una causa per violazione di marchio che possono danneggiare un'azienda: la perdita del marchio, la conseguente perdita di vendite, i ritardi nel reinserimento del prodotto sul mercato e i costi, spesso significativi, di un nuovo marchio. Tuttavia, ci sono altri problemi satellite che possono sorgere e che possono portare il prezzo di un errore a livelli vertiginosi. Fattori come la pubblicità negativa nel mondo dei social media e le spese legali possono avere un prezzo elevato. 

Nel maggio di quest'anno, un importante caso di violazione di marchio in Irlanda ha sottolineato questo punto. Nualtra Ltd, un'azienda di integratori alimentari con sede nella città irlandese di Limerick, nelle Midlands, ha lanciato una bevanda a base di integratori alimentari denominata NUTRIPLEN e ha richiesto la registrazione di un marchio nell'UE. Altre due registrazioni UE associate sono state richieste per NUTRIPLEN SMOOTHIE e NUTRIPLEN PROTEIN. Tutte e tre le domande non sono più valide. 

Questi tentativi di registrazione sono stati contestati da Nutrimedical BV, titolare di una registrazione UE esistente NUTRIPLETE (concessa in licenza e assegnata ad Aymes International nel Regno Unito), anch'essa una bevanda a base di integratori alimentari, ma commercializzata direttamente ai professionisti del settore medico piuttosto che al pubblico in generale. La descrizione dei prodotti e dei servizi comprende la frase "i suddetti prodotti da utilizzare sotto controllo medico". All'inizio del procedimento, Nualtra Ltd ha scelto il nuovo nome di ALTRAPLEN e ha ribattezzato i propri prodotti come ALTRAPLEN COMPACT e ALTRAPLEN PROTEIN. 

L'udienza di accertamento del maggio 2016 ha portato alla luce alcuni aspetti inquietanti da parte di uno dei querelanti, spingendo il giudice Max Barrett a scrivere nella sua sentenza: "I nostri tribunali possono essere templi della verità, ma pochi al loro interno sono santi". Tali questioni sono state risolte con un pagamento a Nualtra Ltd di 101.000 euro e il pagamento delle spese legali associate. La richiesta di rimuovere le questioni rimanenti dagli elenchi commerciali, presentata nel luglio 2016, è stata respinta dal giudice Brian J. McGovern. 

La sentenza finale sulle questioni di violazione è stata emessa dal giudice Twomey il 2 maggio 2017. Egli ha osservato che i querelanti non hanno dimostrato di aver subito perdite effettive. Invece, si sono basati su prove che fornivano una valutazione del canone di licenza che sarebbe stato imposto se Nualtra Ltd avesse ottenuto una licenza per l'uso del marchio NUTRIPLETE per il periodo di tempo. La cifra fornita era dell'ordine di 260.000 euro. Nualtra Ltd ha fornito prove per dimostrare che non sono stati acquisiti profitti dall'uso del marchio NUTRIPLEN durante il periodo e la sentenza ha stabilito che 35.000 euro erano una somma appropriata da assegnare ai querelanti. 

Tuttavia, la questione delle spese legali connesse alle varie azioni ha messo in evidenza i pericoli della violazione. Nella sua sentenza, il giudice Twomey ha scritto: "A questa Corte sembra esserci qualcosa di perverso nel fatto che una richiesta di risarcimento danni da parte dell'attore per un massimo di 260.000 euro, che ha portato a un risarcimento di 35.000 euro, possa costare più di 2 milioni di euro in spese legali e quasi far fallire l'azienda convenuta, con la conseguente perdita di posti di lavoro". 

L'autore ha però accennato a qualche speranza per i titolari di marchi (e in realtà per tutti i contenziosi civili) per quanto riguarda le spese legali, facendo riferimento alla "Review of Civil Litigation Costs: Final Report" di Lord Justice Jackson nel Regno Unito. La revisione raccomanda l'introduzione di limitazioni e tetti alle azioni legali e alle relative spese per evitare che i problemi finanziari impediscano l'accesso alla giustizia o che le spese sproporzionate per un'azione causino danni irreparabili. 

Pensieri finali 

Anche se questi sviluppi possono essere lontani nel tempo e hanno tempi e modalità nettamente diversi nelle varie giurisdizioni, le discussioni intorno a questi sviluppi sono motivo di ottimismo.  

Nel frattempo, con la crescente globalizzazione e l'aumento dei volumi di registrazione dei marchi che creano più problemi di prima, l'esecuzione di una verifica completa dei vostri candidati marchi è più importante che mai! 

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