Les noms de marque non enregistrés dans le monde commercial

Quelle que soit la région dans laquelle votre entreprise opère, les avantages liés à l'enregistrement d'une marque sont innombrables. Toutefois, l'utilisation non enregistrée de noms de marque est encore courante et, dans certains cas, il existe de bonnes raisons commerciales de le faire. Lorsque votre produit est destiné à avoir un cycle de vie court, par exemple, les coûts et les efforts administratifs liés à la demande d'enregistrement d'une marque pour un produit qui pourrait ne plus être utilisé au moment où la procédure d'enregistrement est terminée ne sont pas une perspective viable. Dans cet exemple, il est fortement recommandé de procéder à un dédouanement afin de s'assurer que vous ne rencontrerez pas de difficultés pendant la courte durée de vie de votre produit. 

Comment une marque non enregistrée voit-elle le jour ?

L'utilisation d'une marque non enregistrée peut se faire de plusieurs manières. Dans l'exemple ci-dessus, la marque a été autorisée à être utilisée, mais n'a pas été enregistrée intentionnellement, car l'enregistrement lui-même dépasserait largement la durée de vie prévue du produit. Il arrive également qu'une marque ait été enregistrée, mais que l'enregistrement ait expiré faute d'avoir été renouvelé en temps utile, bien qu'elle soit toujours utilisée par l'entreprise qui l'a enregistrée précédemment. Bien que l'enregistrement ait expiré, l'entreprise qui l'utilise encore a des droits substantiels sur le nom et c'est une chose à garder à l'esprit lorsque vous rencontrez des noms expirés dans votre recherche d'autorisation.
 

En ce qui concerne les noms de marque qui sont utilisés mais qui n'ont jamais été enregistrés, il existe encore des différences. Il y a ceux qui ont fait l'objet d'une recherche d'antériorité approfondie, mais qui n'ont jamais demandé l'enregistrement (et ceux qui ont continué à utiliser leur marque sans faire au moins une recherche d'antériorité - une stratégie qui est universellement considérée comme extrêmement risquée ! Il peut même y avoir des entreprises qui ont fait appel de la décision de l'Office de la propriété intellectuelle (IPO) compétent et qui, après avoir perdu l'appel, ont continué à utiliser la marque qu'elles avaient choisie. 

Eaux infestées de requins

Toutes ces stratégies employées par les entreprises pour créer et utiliser des noms de marque et des marques déposées doivent être prises en compte lors des procédures d'autorisation et de contrôle. Il s'agit de noms de marque utilisés mais non enregistrés, qui peuvent empêcher l'enregistrement de la nouvelle marque que vous proposez ou porter atteinte à celle que vous avez déjà, et qui peuvent être un peu plus difficiles à trouver que les marques enregistrées. 

Ces eaux sont infestées de requins et de nombreux dangers guettent les imprudents. Il convient de noter les stratégies utilisées par ceux qui tentent d'enregistrer une nouvelle marque, se voient opposer un refus pour cause de risque de confusion et continuent malgré tout à utiliser la marque pour leurs produits ou services. 

Différends en matière de marques

La question est de savoir, en cas de litige lié à l'utilisation de cette marque, quel poids un tribunal accordera-t-il au refus fondé sur le risque de confusion par votre OPI national ? Comme souvent, la réponse est : .... cela dépend ! 

Aux États-Unis, il existe plusieurs circuits judiciaires et il n'y a pas de réponse unique pour l'ensemble de ces circuits. Le concept de "issue preclusion" s'applique dans certains d'entre eux, mais pas dans tous. La préclusion des questions en litige (encore parfois appelée "collateral estoppel" dans certaines régions) signifie que lorsqu'un état de fait particulier a été tranché dans une procédure judiciaire antérieure, il ne peut être rouvert en tant que question dans une nouvelle procédure judiciaire. Ainsi, si le juge dans l'affaire X décide, sur la base des preuves fournies, que le ciel est bleu alors que vous affirmez qu'il est rouge, vous ne pouvez pas avancer l'argument selon lequel le ciel est rouge dans une autre affaire ultérieure. 

Refus de l'USPTO

Lorsqu'un refus de l'USPTO a fait l'objet d'un recours et que ce refus a été confirmé, la question de la préclusion vous empêcherait d'affirmer qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les deux noms de marque en cause. Cela crée des difficultés pour défendre l'utilisation du nom de marque. Mais qu'en est-il du refus de l'USPTO lui-même ? Les avis sont partagés, certains circuits judiciaires estimant que le refus de l'USPTO en tant que tel remplit les critères d'exclusion de la question, alors que d'autres ne le font pas. Plus généralement, la manière dont cette question est envisagée et gérée varie considérablement. 

Réflexions finales

En fin de compte, il faut bien comprendre que l'utilisation non enregistrée d'une marque est, dans pratiquement tous les cas, intrinsèquement moins sûre que l'utilisation d'une marque enregistrée. L'ampleur du danger pour votre entreprise dépend des stratégies et des décisions employées. Il est vivement recommandé aux entreprises de toutes tailles d'élaborer une stratégie en matière de marques et de noms de domaine à un stade précoce, de manière avisée et réfléchie ! 

L'efficacité commence par une solide recherche préliminaire sur les marques, qui vous permet d'obtenir rapidement des marques candidates solides à soumettre à la procédure d'autorisation.  

Consacrez votre temps aux noms qui comptent et non à ceux qui ne comptent pas.   

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