Sept choses à savoir sur les demandes de marques internationales

Le paysage international des marques, composé d'un grand nombre de systèmes, de langues, de lois et de cultures, peut être quelque peu intimidant.

Heureusement, il existe toute une série de traités et de dispositifs destinés à vous aider à simplifier votre dépôt de marque à l'international et à tirer le meilleur parti de votre propriété intellectuelle dans bon nombre des pays où vous exercez vos activités.

Utilisés à bon escient, ces systèmes peuvent représenter un énorme gain de temps et d'argent pour les entreprises qui souhaitent déposer des demandes dans plus d'une juridiction.

1. Il existe trois accords clés relatifs aux marques internationales

La plus ancienne d'entre elles remonte à plus de 130 ans. La Convention de Paris de 1883 est la plus ancienne et la plus importante de ces conventions. Elle compte actuellement 177 États membres et a été la première à permettre de revendiquer une date de dépôt antérieure au titre d'un « droit de priorité », à condition que la demande soit déposée dans les six mois suivant un dépôt antérieur effectué dans un autre pays membre.

L'Arrangement de Madrid de 1891 compte 55 pays membres et, avec le Protocole de Madrid, constitue le « système de Madrid » pour l'enregistrement des marques internationales. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Protocole de Madrid de 1989 compte 98 parties. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est l'organisme chargé de l'administration des politiques relatives aux demandes internationales et de leur traitement.

Le protocole et l'arrangement de Madrid sont des systèmes parallèles - lorsqu'un pays est signataire des deux, c'est le protocole qui prévaut.

2. Il n'existe pas de marque « valable à l'échelle internationale ».

Si le système de Madrid offre certes un accès pratique à un grand nombre de régions où vous pouvez bénéficier d'une protection, aucun système ne permet toutefois d'obtenir une marque véritablement internationale.

L'OMPI procédera à un examen formel de votre demande d'enregistrement de marque ; toutefois, chaque partie contractante (pays) dans laquelle vous déposez une demande d'enregistrement aura la possibilité d'examiner celle-ci selon son propre système. Il se peut donc que vous deviez traiter avec plusieurs offices contractants dans différents pays.

3. Vous ne déposez pas votre demande directement auprès de l'OMPI

Si vous déposez une demande depuis un pays qui est uniquement partie à l'Arrangement de Madrid, cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de votre office national et se fonder sur un enregistrement définitif. Une simple demande ne suffit pas. La marque faisant l'objet de la demande doit être identique tant sur le plan de la marque elle-même que sur celui des produits et services visés. Bien que vous puissiez préparer une demande sur papier à soumettre, les formulaires manuscrits ne seront pas acceptés !

Pour les demandes au titre du protocole de Madrid, il suffit d'une demande nationale plutôt que d'un enregistrement finalisé. La demande doit être certifiée par l'Office d'origine. Les offices nationaux examinent la demande et disposent d'un délai de 18 mois pour accepter ou refuser la marque.

Les formulaires varient en fonction de votre pays, il est donc important de vous assurer que vous disposez du formulaire adéquat !

4. Votre marque internationale dépend de votre enregistrement national pendant les cinq premières années

Bien que ce sujet ait fait l'objet de nombreux débats ces dernières années, la protection de votre enregistrement international de marque dépend actuellement de votre enregistrement national auprès de l'Office d'origine.

Si un incident venait à survenir concernant votre enregistrement national au cours des cinq premières années suivant votre enregistrement international, celui-ci s’en trouverait également affecté. Si une autre entreprise parvient à invoquer un motif valable et demande l’annulation de votre enregistrement national pendant la période de dépendance, vous risquez également de perdre vos enregistrements internationaux. Ce processus est appelé « attaque centrale ».

5. Vous pouvez ajouter d'autres pays ultérieurement

Une fois que vous êtes titulaire d'un enregistrement international, vous pouvez désigner d'autres "parties contractantes" dans le cadre d'une désignation postérieure. Qu'est-ce qu'une désignation postérieure ?

Il s'agit d'une demande introduite par vous, le titulaire, en vue d'étendre la protection de votre enregistrement international initial. Ces demandes de modification peuvent être adressées directement à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle par le biais de son système de désignation postérieure.

6. Les conditions d'enregistrement et d'utilisation sont généreuses

• Un enregistrement international est valable dix ans à compter de la date d'enregistrement.

• Vous disposez d'un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans avant qu'une preuve d'utilisation ne vous soit demandée, dès lors que cette utilisation n'est pas une condition d'enregistrement dans l'une des régions contractantes.
• Il peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de dix ans moyennant le paiement d'une redevance de renouvellement.

7. La procédure de dépôt est relativement simple.

La procédure de dépôt s'effectue auprès de l'Office des marques de votre pays (l'Office d'origine), qui certifie votre demande. Vous pouvez déposer votre demande soit par le biais d'un système électronique (s'il est disponible dans votre pays), soit par le biais d'une demande sur papier.

REMARQUE : Vous trouverez la liste officielle des conditions requises ici.

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