Marcas de cáñamo/cannabis/CBD: Entrevista con Mary Shapiro y Nicole Syzdek, de Evoke Law

La creación de marcas de cáñamo/cannabis/CBD comienza con la investigación y la autorización adecuadas de las marcas.

A medida que la industria del cannabis sigue creciendo a nivel nacional, los operadores del sector, ya sean fabricantes, cultivadores, minoristas, distribuidores, etc., tienen cada vez más posibilidades de obtener protección de marca. Para poder acogerse a dicha protección, las empresas tendrán que asegurarse de que su marca está: disponible, es registrable y puede hacerse valer.

Además, la Ley Agrícola de 2018 legalizó el cultivo nacional de cáñamo, así como la producción de productos de CBD derivados del cáñamo (con algunas excepciones), lo que los expertos de la industria coinciden en que dará lugar a una explosión de nuevas marcas en el mercado.

En los últimos dos años, Corsearch ha desarrollado una nueva Búsqueda en la Industria del Cannabis diseñada para los matices y consideraciones únicos de la industria del cannabis.

La gestora de cuentas de Corsearch, Alyssa Christensen, pidió recientemente a las expertas del sector Mary Shapiro y Nicole Syzdek, de Evoke Law, que hablaran sobre el mercado actual de productos de cannabis y la importancia y los retos asociados a la autorización adecuada de las marcas.

Aunque las marcas de cannabis y CBD no pueden registrarse a nivel federal, ¿podría explicarnos por qué cree que es importante registrar la posible marca de su cliente?

En realidad, se pueden registrar marcas de cannabis a nivel federal.

Aunque no se pueden registrar marcas de marihuana o productos derivados de la marihuana (es decir, con un contenido de THC superior al 0,3%), sí se pueden registrar marcas de servicios auxiliares, como el suministro de información en línea sobre el cannabis, la oferta de servicios educativos y la prestación de servicios de defensa de la legalización del cannabis.

Sin embargo, para el cannabis y los productos derivados del cáñamo (es decir, cuando el contenido de THC es inferior al 0,3%), puede registrar marcas para productos de cannabis reales, como flores, concentrados, tópicos, etc. (pero no productos ingeribles como comestibles, tinturas, sublinguales y suplementos, ya que infringen la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos). La USPTO ha publicado recientemente directrices para el examen de estas marcas.

Con la aprobación de la Ley Agrícola de 2018, habrá una explosión virtual de nuevos productos y marcas de CBD en el mercado.

- Mary Shapiro

¿Qué hay que tener en cuenta en la autorización?

Es importante y necesario llevar a cabo la autorización para las marcas de cannabis por las mismas razones que para las marcas que no son de cannabis. Sin embargo, en el caso de las marcas de cannabis, existen varios retos y consideraciones adicionales.

1. Los registros de marcas estatales importan. La mayoría de las empresas de cannabis siguen operando en un único estado y sólo pueden optar al registro federal de marcas si ofrecen servicios auxiliares o que no tocan la planta fuera de su estado de origen. Las empresas de cannabis que operan dentro de un estado pueden obtener protección de marca estatal para productos y servicios que tocan la planta (venta al por menor, entrega, distribución, fabricación, etc.), y en el contexto de la búsqueda, la presencia de un registro estatal puede ser una señal de alarma en cuanto a la disponibilidad de una marca para uso nacional.
2. Las marcas del derecho consuetudinario (no registradas) son importantes. Muchos operadores de cannabis no entienden que pueden registrar una marca a nivel estatal (para productos que tocan la planta) o federal (para servicios auxiliares y productos derivados del cáñamo), por lo que no solicitan ningún tipo de registro. Algunos operadores de cannabis llevan tanto tiempo operando bajo el radar que siguen prefiriendo no figurar en ninguna base de datos gubernamental. Esto no significa que la operación no tenga derechos de marca, ya que los derechos del common law se adquieren por el mero uso de una marca en el comercio. Por lo tanto, el conocimiento de las referencias del common law a través de la búsqueda puede ser extremadamente importante; porque aunque las referencias del common law no pueden citarse durante la tramitación de una solicitud federal o estatal, los titulares de marcas del common law pueden impugnar el uso y/o el registro de una marca.

Además, cada vez hay más operadores de cannabis sofisticados y bien financiados que crean marcas nacionales: operadores en varios estados. Independientemente de si operan legalmente en varios estados, sólo pueden obtener registros federales para los servicios que no tocan la planta (auxiliares) y no para los productos a base de marihuana, por lo que una autorización exhaustiva es fundamental para evaluar los riesgos potenciales en las regiones en expansión. La identificación de marcas de derecho consuetudinario similares que puedan inducir a confusión es fundamental y podría indicar que la entrada en un determinado estado o región puede no ser viable.

3. Es fundamental tener en cuenta todos los tipos de productos del cannabis. Dado que los productos del cannabis están tan regulados, en la actualidad se venden exclusivamente en dispensarios especializados y servicios de entrega a domicilio. Por lo tanto, a diferencia de las tiendas minoristas tradicionales, en las que los distintos tipos de productos no se exponen uno al lado del otro, todos los tipos de productos de cannabis se exponen muy cerca unos de otros. Por ejemplo, un minorista de cannabis puede tener un espacio de exposición de 1,5 metros de ancho con muchos tipos de productos de marihuana presentados uno al lado del otro. Esto aumenta la probabilidad de que los consumidores piensen que la misma marca o una marca similar de tópicos, comestibles, sublinguales, bolígrafos para vapear, etc. proceden de la misma fuente.

A la hora de limpiar las marcas, tenga en cuenta al menos los siguientes productos y servicios: flores, concentrados, comestibles, tópicos, sublinguales, bebidas, suplementos y fíjese: Clases internacionales 3 (cosméticos y productos de belleza no medicinales), 5 (productos medicinales, p . ej., tinturas, cápsulas, tópicos, lociones, bálsamos, pomadas, sales, etc.), 9 (baterías para vaporizadores), 11 (vaporizadores), 29, 30, 32 y 33 (productos alimenticios y bebidas), 31 (semillas y clones), 34 (flores de cannabis, concentrados y cartuchos precargados para vaporizadores y accesorios para fumadores), 35 (servicios de venta al por menor y de entrega y servicios de distribución), 41 (servicios educativos), 42 (suministro de información científica sobre el cannabis) y 44 (suministro de información sobre salud, bienestar y medicina en relación con el cannabis).

4. Es necesario examinar los productos y servicios no relacionados con el cannabis que son similares en términos de forma o función. Si una empresa tiene la ambición de expandirse a escala nacional o internacional, es importante saber si existe alguna marca no relacionada con el cannabis que pueda expandirse en el ámbito del cannabis o que pueda tener problemas con el uso de una marca idéntica o similar para una versión del mismo producto con cannabis. Los fabricantes de e-líquidos y cigarrillos electrónicos, alimentos y bebidas, y cosméticos y preparaciones medicinales no mediadas son candidatos probables a ampliar sus líneas de productos una vez que el cannabis sea legal a nivel federal.

¿Qué importancia cree que tiene vigilar estas marcas?

La vigilancia es muy importante en este mercado emergente. Con los programas de concesión de licencias estatales y la prevalencia de operadores con licencia y ubicados en un solo estado, la mayoría de las empresas de cannabis todavía no están solicitando con prontitud el registro de sus marcas a nivel federal. Recomendamos suscribirse a la vigilancia de nombres de dominio porque, aunque una nueva empresa no intente registrar una marca, sí registra regularmente nombres de dominio, lo que permite al propietario de una marca recibir una notificación en una fase temprana del desarrollo de la empresa y cortar de raíz una posible infracción.

¿Cree que las marcas desempeñan un papel fundamental en la protección de los consumidores?

Los consumidores, ya sean pacientes que buscan marihuana medicinal o cannabis medicinal a base de cáñamo o consumidores adultos que buscan cannabis recreativo, todos los consumidores confían en las marcas registradas para distinguir los productos fabricados por diferentes fuentes. Los consumidores de cannabis no son diferentes de los consumidores que no consumen cannabis, pueden confundirse en cuanto al origen de los productos y merecen la misma capacidad de confiar en el valor del reconocimiento de marca.

A la hora de encargar una búsqueda de marcas, ¿tiene algún consejo o sugerencia, como productos y servicios específicos o clasificación de diferentes clases internacionales, que le haya resultado útil a la hora de revisar para sus clientes?

Los bienes y servicios relacionados con el cannabis se clasifican en múltiples clases internacionales y están potencialmente relacionados en función de la forma en que los productos de cannabis se comercializan, venden y dirigen a los mismos consumidores o a consumidores similares a través de los mismos canales. A diferencia de otras herramientas de búsqueda de autorizaciones que cobran por buscar por clase de productos/servicios, la Búsqueda en la Industria del Cannabis de Corsearch reconoce los desafíos y consideraciones únicos con respecto a la relación de los productos y servicios del cannabis y le permite la flexibilidad de buscar en muchas Clases Internacionales por el mismo precio.

Además de identificar múltiples Clases potencialmente relevantes, es útil identificar una amplia variedad de productos de cannabis en la barra de búsqueda general de bienes/servicios. Dicho esto, recomendamos utilizar la función de bienes y servicios "específicos" para llamar la atención del investigador sobre los tipos concretos de bienes y servicios relacionados con el cannabis que el cliente ofrece o pretende ofrecer, con el fin de garantizar que se presta más atención a dichos productos. Por ejemplo, si el cliente fabrica bolígrafos para vapear cannabis, en los bienes específicos especifique "bolígrafos para vapear", "cigarrillos electrónicos" y otros productos relacionados con el consumo de tabaco.

¿Por qué recomienda Corsearch y Cannabis Industry Search a sus colegas?

Corsearch ha desarrollado con diligencia sofisticadas consultas de búsqueda en una amplia gama de fuentes que abordan los retos de la autorización de nombres de marcas de cannabis, identificando las referencias pertinentes mediante: (1) centrándose en el derecho consuetudinario y en fuentes específicas del cannabis; (2) reconociendo que los productos y servicios idénticos de cannabis y no relacionados con el cannabis presentan riesgo de conflicto; (3) reconociendo que productos aparentemente no relacionados, por ejemplo, tópicos y bolígrafos para vapear y comestibles y pre-rolls, pueden en realidad estar relacionados debido a los canales de comercio altamente regulados y dedicados; y (4) proporcionando un acceso completo a las bases de datos de marcas estatales en los 50 estados.

¿Qué es lo primero que obtiene al trabajar con nosotros en Corsearch?

Durante los últimos años, Corsearch se ha centrado en abordar los retos específicos de la compensación de marcas destinadas al mercado del cannabis. Corsearch respondió pronto a la aparición de un incipiente mercado del cannabis, y es sensible a los cambios normativos y al crecimiento de la esfera mundial del cannabis. Corsearch también escucha con interés los comentarios de sus clientes; a medida que se entera de nuevos retos para las marcas relacionados con el cannabis, adaptará la herramienta Cannabis Industry Search en consecuencia. Corsearch tiene el firme compromiso de crear productos que aporten valor añadido a sus clientes.

Acerca de Mary y Nicole

Mary Shapiro es la directora gerente y Nicole Syzdek es la abogada asociada de Evoke Law, PC, un bufete de abogados especializado en propiedad intelectual situado en San Francisco, que ofrece asesoramiento, tramitación, concesión de licencias, ejecución, mantenimiento y resolución de conflictos en materia de marcas, derechos de autor, Internet, tecnología y cannabis. Desde 2009, Evoke Law continúa sirviendo a una amplia gama de clientes en la industria del cannabis, incluyendo operadores minoristas, cultivadores, fabricantes de productos, distribuidores, así como proveedores de productos y servicios auxiliares. Evoke Law ha escrito recientemente una Guía de estrategia de marcas para responder a una acción de la Oficina para una marca relacionada con el cannabis, cuya publicación está prevista para mediados de 2019. Puede obtener más información sobre Mary y Nicole en www.evoke.law o ponerse en contacto con ellas en [email protected].

Descargo de responsabilidad

La búsqueda de Corsearch en la industria del cannabis se ofrece actualmente sólo para el mercado estadounidense. El consumo, la posesión, la venta y la distribución de cannabis siguen siendo ilegales según la legislación federal. Nada de lo contenido en los productos y servicios de Corsearch pretende ayudar en modo alguno a la violación de la legislación aplicable. El registro federal de marcas comerciales no está disponible actualmente para ningún producto o servicio que viole la Ley de Sustancias Controladas (CSA) 21 U.S.C. § 801 et seq. Para las marcas comerciales utilizadas en relación con productos o servicios que infrinjan la CSA, el registro estatal de marcas comerciales puede o no estar disponible en función de la legislación estatal. Los productos y servicios de Corsearch no deben utilizarse como sustitutos de un asesoramiento jurídico competente por parte de un abogado autorizado en su jurisdicción. Los abogados que deseen representar a particulares y empresas que operan en la industria del cannabis deben consultar las normas aplicables del colegio de abogados. Corsearch no tiene ningún punto de vista ni opinión sobre la legalidad del cannabis.

* La búsqueda de Corsearch en la industria del cannabis incluye marcas registradas a nivel estatal, allí donde el estado considera que el cannabis es legal para uso médico y/o recreativo.