Trademark Clearance in the Legal Cannabis Industry: Preguntas frecuentes para los profesionales de la PI

En muchos países, el mercado legal del cannabis está creciendo significativamente a medida que cambian las leyes y las actitudes hacia la planta. Los datos sobre marcas reflejan esta comercialización, con un aumento global de la actividad internacional de marcas del 1.478% en los últimos cinco años. Este aumento ha sido más pronunciado en mercados en proceso de maduración como EE.UU. y Canadá. Respectivamente, la USTPO y la CIPO recibieron en 2020 un 431% y un 848% más de solicitudes de productos y servicios relacionados con el cannabis que en 2015. 

Aunque todos los candidatos a marca se enfrentan a retos similares en la fase de desarrollo y registro, existen algunas cuestiones únicas a la hora de desarrollar nuevas marcas en el sector del cannabis legal en Estados Unidos y Canadá para los profesionales de las marcas.  

Con estos retos en mente, moderé un panel virtual de expertos a principios de este mes para debatir la gestión eficaz de las marcas en la industria del cannabis con Nicole Katsin, de Evoke Law, PC, Eric Maiers, de Greenberg Traurig, en Estados Unidos, y Gabriel St-Laurent, de ROBIC, en Canadá. Mi colega Anna Arakelyan también aportó sus ideas al debate. Anna es Directora de Operaciones de Investigación en EE.UU. y experta en la autorización de productos de cannabis. 

El panel aceptó amablemente las preguntas de los asistentes, cuyas respuestas se resumen a continuación. Si tiene alguna pregunta que le gustaría que se respondiera, envíela por correo electrónico a [email protected]. 

FAQ - Desafíos de la autorización de marcas en la industria legal del cannabis 

1. Con un número significativo de estados que legalizan el cannabis, se puede especular que la U.S. seguirán a Canadá en la legalización del cannabis a nivel federal en los próximos años. ¿Cómo cree que afectará el registro federal a la autorización del cannabis y a las solicitudes en la USPTO en general? 

Algunos miembros del panel creen que, aunque la legalización federal puede facilitar un poco el registro de marcas, es demasiado pronto para estar seguros. Para tener más seguridad, es necesario que haya claridad sobre cómo trataría la USPTO los productos de cannabis (si separados o no de otros productos de la clase Niza), dónde se venderían y otras cuestiones prácticas. 

Un punto crucial que se planteó fue hasta qué punto la legalización en EE.UU. podría afectar a los registros estatales de marcas al solicitar un registro federal. La sensación era que los cambios federales requerirían mucha investigación sobre los derechos anteriores a nivel de cada estado. 

2. ¿Intentan las empresas o los particulares registrar marcas con nombres de variedades de cannabis o las variedades se consideran términos genéricos y, por lo tanto, no se pueden registrar como marcas?

El grupo de expertos consideró que esta cuestión se resolvería probablemente en función de las diferencias nacionales en materia de legislación y regímenes de marcas. En el caso de los mercados de cannabis legal más maduros, en los que las empresas producen variedades totalmente nuevas, se sugirió la posibilidad de registrar en el futuro los nombres de las variedades como parte de una estrategia de propiedad intelectual más amplia. Si las empresas consiguieran patentar un producto totalmente nuevo, esto podría respaldar el registro de las marcas que lo acompañan. 

Se sugirió que una vía podría ser seguir una estrategia de la industria farmacéutica y considerar la posibilidad de crear dos nombres de cepa, uno de marca y otro genérico.

3. ¿Proporcionará finalmente Corsearch a los usuarios una base de datos de dispensarios de EE.UU. y/o Canadá, que podamos utilizar para realizar exámenes preliminares? 

Corsearch cree en la mejora continua de nuestros productos. Cuando esté disponible una base de datos de dispensarios relevante, trabajaremos para añadirla a la colección de recursos que incluimos en nuestra Búsqueda de la Industria del Cannabis. Si dicha base de datos estuviera disponible para su uso en línea, también examinaremos la posibilidad de conceder licencias e incorporar dicha base de datos a nuestra plataforma de Búsqueda. 

4. Al borrar una marca que incluirá THC, w¿recomendaría una única búsqueda para todas las clases de productos pertinentes, como comestibles, cremas, tinturas, etc.? 

Anna Arakelyan, de Corsearch, respondió: "No restringimos por clase cuando buscamos cannabis, en la medida de lo posible. Buscamos productos de cannabis, listando productos de cannabis fuera de cualquier Clase independientemente del producto que se haya solicitado, sólo para asegurarnos de que no nos estamos perdiendo una variación exacta o muy similar de la marca solicitada. No establecemos restricciones por clase, aunque el cliente solicite una clase o su orden de búsqueda incluya clases específicas: examinamos un panorama mucho más amplio cuando proporcionamos los resultados de nuestro informe de búsqueda. Incluso si el producto es "comestible", miramos más allá de esas clases para incluir marcas de la clase 41, ya que también hay un número significativo de marcas para servicios informativos".

5. Al realizar la búsqueda, ¿sólo se buscaría cannabis?

Una vez más, Anna Arakelyan dijo: "Al presentar una solicitud de búsqueda, es conveniente indicar qué producto o mercado se va a solicitar. Por ejemplo, si se trata de productos de confitería o tópicos con infusión de cannabis, nos gustaría saberlo. No, la búsqueda no sería sólo de cannabis, sino de cualquier producto para el que se utilice el cannabis, y luego una visión general de los productos, incluso fuera del mercado del cannabis".

6. ¿Es probable una clase de productos separada para el cannabis probable? 

El panel informó de que se ha debatido esta cuestión en el sector, pero que los cambios a gran escala pueden plantear un problema para la armonización de las marcas. Dado que una nueva clase específica de cannabis requeriría la armonización en múltiples jurisdicciones, esto podría resultar problemático. No obstante, se sugirió que la INTA cuenta con comités que estudian esta cuestión, pero que es posible que la resolución no sea inmediata.

7. Will Wos datos de Wedmaps en en la oferta de Corsearch? 

Anna Arakelyan dijo: "Hacemos búsquedas en Weedmaps, pero poner esos datos a disposición de Screening sería un paso diferente, ya que implicaría licenciar la información del proveedor. No obstante, si se solicita una búsqueda en el sector del cannabis, también se incluirá en la búsqueda. Contamos con un equipo de analistas que trabajan en este ámbito, por lo que, si encuentran una nueva fuente o término al realizar sus búsquedas, modificamos nuestros aspectos de búsqueda en consecuencia. Pedimos a los clientes que nos notifiquen si tienen alguna petición especial o alguna base de datos especial que deseen incluir.

Búsqueda en la industria del cannabis 

Las normativas relativas a la producción, distribución y consumo de cannabis varían actualmente de un estado a otro de EE.UU. Esto puede plantear dificultades a la hora de tramitar el registro de marcas. Los abogados de marcas y las marcas deben optimizar sus estrategias de autorización para ofrecer resultados completos de forma rápida y asequible, teniendo en cuenta los registros estatales locales y el derecho consuetudinario. 

Por este motivo, Corsearch ha desarrollado sus soluciones de búsqueda en la industria del cannabis en EE.UU. y Canadá, que llevan a cabo nuestros expertos analistas de búsqueda de cannabis. El alcance de cada Búsqueda en la Industria del Cannabis tiene las siguientes características: 

• Una amplia gama de bienes y servicios relacionados con el cannabidiol, el cannabis, el CBD y los productos del cáñamo. 
• Las búsquedas pueden incluir, entre otros, artículos para fumar (vape/cigarrillos electrónicos*), tópicos y comestibles. 
• Identificación de posibles conflictos con cepas y dispensarios. 
• Comprobación de las marcas médicas y recreativas existentes a partir de fuentes líderes de la industria del cannabis. 
• Las búsquedas pueden incluir marcas registradas a nivel estatal cuando el Estado considere que el cannabis es legal para uso médico y/o recreativo. 

*nueva función 

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