Unterscheidungskraft und beschreibender Charakter im Markenrecht

Die Wahl eines Firmenlogos kann für Laien zu einem Minenfeld werden. Eine einfache Internetrecherche, um zu prüfen, ob Ihre geplante Marke bereits von einem anderen Unternehmen verwendet wird, reicht nicht aus, um Sie vor einem Einspruch gegen die Anmeldung zu schützen.

Um zu vermeiden, dass eine Markenanmeldung bereits zu Beginn des Verfahrens von der Markenbehörde aus absoluten Eintragungshindernissen abgelehnt wird, ist es unerlässlich, Knockout-Recherchen und Freigaberecherchen durchzuführen, um unter anderem sicherzustellen, dass Ihre Marke unterscheidungskräftig und nicht lediglich beschreibend ist.

Was ist eine beschreibende Marke?

Eine beschreibende Marke beschreibt lediglich die Art oder ein bestimmtes Merkmal einer Ware oder Dienstleistung. So kann beispielsweise ein Orangenverkäufer den Begriff "Orange" nicht als Marke schützen lassen, da es sich dabei um einen Gattungsbegriff handelt, oder "saftig", da es lediglich ein beschreibender Begriff für eine Orange ist. Der Begriff "Apple" konnte jedoch in Bezug auf Computer als Marke geschützt werden, da ein Apfel kein Gattungsbegriff für Computer ist.

In der Rechtssache EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda („EC Brand“) gegen EUIPO bestätigte das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer, dass die angemeldete Marke PANTYS für Damenbinden und Damenunterwäsche nicht eingetragen werden dürfe, da sie keine Unterscheidungskraft besitze und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung 2017/1001 beschreibend sei.

EC Brand machte geltend, dass der Begriff "pantys" in englischen Wörterbüchern nicht vorkomme und in der Alltagssprache nicht als beschreibende Angabe für alle fraglichen Waren und Dienstleistungen verwendet werde. Das Gericht wies diese Argumente zurück, da sich das Wort "pantys" nicht derart von der Alltagssprache unterscheide, dass die maßgeblichen Verkehrskreise es als mehr als eine bloße Fehlschreibung des englischen Wortes "panties" ansehen würden. Außerdem sei "pantys" phonetisch identisch mit der richtigen Schreibweise des Wortes.

Allerdings wurden beschreibende Marken von den Gerichten gelegentlich bestätigt. In der Rechtssache „Sky Enterprise Private Ltd. gegen Abaad Masala and Co.“ entschied ein indisches Gericht, dass der Beklagte die Begriffe „White Chinese Pepper Masala“ und „Black Chinese Pepper Masala“ nicht in dieser bestimmten Reihenfolge verwenden dürfe, und bestätigte damit den Schutz der eingetragenen Marke des Klägers für diese Wortkombinationen. Das Gericht stellte fest, dass jedes einzelne Wort, das Teil der eingetragenen Marken „White Chinese Pepper Masala“ und „Black Chinese Pepper Masala“ ist, ein beschreibendes Wort für Masala-Pulver sein könnte.

Das Gericht entschied jedoch, dass niemand sonst diese bestimmte Wortkombination und -reihenfolge zur Beschreibung eines Produkts oder einer Dienstleistung verwenden dürfe, da diese spezifische Kombination und Reihenfolge im Lebensmittelhandel nicht dazu diene, die Beschaffenheit oder Qualität von Waren darzustellen.

Erworbene Unterscheidungskraft

Eine beschreibende Marke kann eingetragen werden, wenn sie eine sekundäre Bedeutung erlangt oder Unterscheidungskraft erworben hat. Eine erworbene Unterscheidungskraft liegt vor, wenn eine ursprünglich beschreibende Marke im Laufe der Zeit Unterscheidungskraft erlangt hat.

Zumindest in der EU ist die Eintragung einer Marke mit erworbener Unterscheidungskraft jedoch nicht ohne Herausforderungen. Lukasz Zelechowski argumentiert in seinem Beitrag „How unitary is the EU trade mark? Territorial aspects of acquired distinctiveness¹“, dass der geografische Geltungsbereich der erworbenen Unterscheidungskraft innerhalb der EU sowohl für Juristen als auch für Wissenschaftler Probleme mit sich bringt.

Der Autor argumentiert:

„… der Grundsatz der Einheitlichkeit der EU-Marken sollte dazu führen, dass bei der Beurteilung der erworbenen Unterscheidungskraft ein einheitlicherer Ansatz verfolgt wird, anstatt des in der Rechtsprechung vorherrschenden länderspezifischen Ansatzes. Insbesondere sollte das Gebiet der EU bei der Feststellung der erworbenen Unterscheidungskraft als ein durch die Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten ungeteilter Monolith behandelt werden, sofern bei der Feststellung der fehlenden originären Unterscheidungskraft einer EU-Marke keine territorial unterschiedlichen Verbraucherwahrnehmungen eine Rolle spielen. Dies ist in der Regel bei Nicht-Wortmarken der Fall, wie beispielsweise Form- oder Farbmarken, die EU-weit einheitlich als entweder originär unterscheidungskräftig oder als nicht originär unterscheidungskräftig wahrgenommen werden.“

So stellen Sie sicher, dass Ihre vorgeschlagene Marke unterscheidungskräftig ist

Um Zeit und Geld nicht damit zu verschwenden, dass eine Markenanmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft abgelehnt wird, ist es unerlässlich, gründliche Vorabprüfungen und Freigaberecherchen durchzuführen. Im Gegensatz zu Marken, die Unterscheidungskraft erlangt haben, sind von Haus aus unterscheidungskräftige Marken eintragungsfähig, ohne dass nachgewiesen werden muss, dass eine ursprünglich lediglich beschreibende Bezeichnung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Neben generischen und beschreibenden Marken gibt es außerdem folgende Kategorien:

• Assoziativ – der Verbraucher muss seine Vorstellungskraft nutzen, um eine Verbindung zum Produkt oder zur Dienstleistung der Marke herzustellen. So weckt beispielsweise „Puma“ Assoziationen mit Geschwindigkeit, doch das Wort wird nicht direkt mit Sportbekleidung in Verbindung gebracht.
• Fantasievoll – die Marke hat ein neues Wort erfunden, zum Beispiel „Kodak“.
• Willkürlich – das vorgeschlagene Markenwort kommt zwar im Wörterbuch vor, wird von der Marke jedoch in einer Weise verwendet, die keinen Bezug zu seiner üblichen Bedeutung hat, wie beispielsweise „Apple“ für Computer und „Shell“ für Erdölprodukte.

Abschließende Überlegungen

Am besten stellt man sich die Beantragung eines Markenschutzes so vor, als gäbe es eine Skala von eins bis zehn, wobei eins für nicht eintragungsfähige Gattungsbezeichnungen steht und zehn für von Haus aus unterscheidungskräftige Zeichen, die schutzfähig sind.

Beginnen Sie Ihre Reise zur Markeneintragung mit einer vorläufigen Markenrecherche. Schalten Sie schwache Kandidaten gleich zu Beginn eines neuen Markennamensprojekts aus und suchen Sie intelligenter.

Mit unserer Lösung für die vorläufige Markenrecherche, ExaMatch™, können Sie fundiertere Entscheidungen hinsichtlich möglicher Risiken treffen, da Sie sofortigen Zugriff auf alle Aspekte der weltweit registrierten Markeninformationen haben.

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HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE:

*Dies ist ein informativer Meinungsbeitrag des Autors. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und geben nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Standpunkte von Corsearch oder dessen Kunden wieder.

*Die oben genannten Marken und Logos stehen in keiner Verbindung zu Corsearch und sind nicht dessen Eigentum; sie werden lediglich zu Illustrationszwecken als öffentlich zugängliche Informationen der jeweiligen Markenämter verwendet.

*Die Auflistung der Marken impliziert keine Beziehung zu Corsearch oder seinen verbundenen Unternehmen.