Das Verständnis von Bösgläubigkeit im EU-Markenrecht

Eine Analyse der Markenaktivitäten in der Europäischen Union im letzten Jahrzehnt, von 2010 bis 2019, zeigt, dass sich der Markt äußerst robust präsentiert. Die Zahl der Neuanmeldungen steigt stetig und relativ schnell an.

Beim EUIPO haben wir im Vergleich zwischen 2010 und 2019 einen Anstieg von 59 % um etwa 47 Tausend neue Anmeldungen verzeichnet. Auch die Erfolgsquote war in diesem Zeitraum äußerst positiv: 89 % der neuen Anmeldungen wurden im Durchschnitt eingetragen.

Die wichtigsten EUIPO-Nizza-Klassen

Es ist interessant festzustellen, dass sich die fünf häufigsten Nizza-Klassen des EUIPO nach Anmeldungen in diesem Zeitraum nicht verändert haben. Wir sehen, dass die Klassen 35 (Werbung und Wirtschaft), 9 (elektrische und wissenschaftliche Geräte), 42 (Forschung und Entwicklung), 41 (Bildung und Unterhaltung) sowie 25 (Bekleidung) die Anmeldungen beim EUIPO dominieren. Die einzige wirkliche Veränderung besteht darin, dass die Klasse 9 die Klasse 35 als führende Klasse bei den Neuanmeldungen überholt hat.

Widersprüche

Auch in der EU wird Jahr für Jahr eine erhebliche Anzahl von Widersprüchen eingereicht. Die Widersprüche beziehen sich auf ähnliche Marken, von denen einige sogar die Absicht haben könnten, aus der älteren Marke einen unlauteren Vorteil zu ziehen. Die Widerspruchsdaten der letzten zehn Jahre zeigen einen Jahresdurchschnitt von etwa 15 800 Widersprüchen, wobei die Zahl der Widersprüche im Jahr 2008 um 8 % zurückging.

Sechs Einblicke in bösgläubige Anträge in der EU

Ein wesentlicher Nachteil dieses Markenwachstums beim EUIPO ist das unvermeidliche Begleitphänomen und die Zunahme von bösgläubigen Anmeldungen, die immer häufiger vorkommen. Um mehr über bösgläubige Anmeldungen in der EU zu erfahren, haben wir unsere Mandanten (und Freunde) Carolina Calheiros und Jan Gerd Mietzel eingeladen, die Bedeutung des Begriffs „bösgläubig“ im EU-Markenrecht zu untersuchen und zu erörtern.

Carolina und Jan Gerd, Partner der internationalen Anwaltskanzlei Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, sind erfahrene Anwälte mit zusammen jahrzehntelanger Erfahrung im europäischen Markenrecht.

In diesem Artikel geben Carolina und Jan Gerd uns allen sechs Einblicke in bösgläubige Markenanmeldungen in der EU und insbesondere in den Fall „Sky gegen Skykick “.

1. Wie beurteilen Sie die Bösgläubigkeit der Gegenpartei in Ihren Rechtsstreitigkeiten?

CC: Es geht vielmehr darum, dass man in bestimmten Fällen, wie etwa im Fall „Sky gegen Skykick“, keine böswillige Absicht feststellen würde. Allein die Tatsache, dass man zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Absicht zur Nutzung der Marke feststellen würde – das allein wäre noch kein böswilliges Handeln.

JGM: Eine andere Sichtweise auf diese Frage könnte sein (ich meine in dem Fall, den wir hier betrachtet haben, Sky gegen Skykick), dass es sich offensichtlich um eine Widerklage handelte, in der diese Frage der Bösgläubigkeit aufgeworfen wurde. Ich meine, Skykick hat diesen Punkt vorgebracht, weil sie versuchten, Marken für ungültig erklären zu lassen, die ihre Anmeldung bzw. ihre Eintragung angreifen. Daher denke ich, dass diese Frage eher weit gefasst war.

Natürlich könnten Sie auch prüfen, ob Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie sich nicht angegriffen fühlen, aber eine Anmeldung eindeutig in böser Absicht eingereicht wurde. Oft handelt es sich meiner Meinung nach um Fälle, in denen eine Anmeldung erfolgt, obwohl jemand kein zuvor eingetragenes Recht besitzt. Man wird sich dann den Anmelder ansehen und sagen – nun, er ist mir zuvorgekommen – ich wollte ein eingetragenes Recht in diesem bestimmten Rechtsgebiet erlangen – oder in diesem Fall in der EU als solcher – und dann eine Begründung dafür finden, warum dies eine bösgläubige Anmeldung wäre. Das Problem dabei, wenn man nun genauer auf diese Frage eingeht, ist, dass bösgläubiges Handeln meiner Meinung nach leider wirklich eine sehr, sehr fallspezifische Angelegenheit ist.

Das wird deutlich, wenn man sich beispielsweise den Fall „Outsource 2 India“ ansieht, bei dem es sich ebenfalls um eine jüngste Entscheidung des Gerichtshofs handelt, in der wirklich sehr, sehr tief auf die Einzelheiten der vorherigen Kommunikation zwischen den beiden Parteien eingegangen wurde – wobei die verschiedenen ausgetauschten Schreiben prägnant analysiert wurden – und darauf, was sie bedeuteten, was die verschiedenen Parteien tatsächlich angedeutet hatten und was sie der anderen Partei garantieren wollten. Ich denke also, dass dies die Beantwortung dieser Frage insofern ziemlich problematisch macht, als es definitiv keine feststehende Lösung für ein Problem gibt. Das heißt: Was unter „bösem Glauben“ zu verstehen ist, muss im jeweiligen Einzelfall analysiert werden – und man muss sich den vorliegenden Fall wirklich sehr, sehr genau ansehen, um die relevanten Argumente zusammenzutragen, mit denen man dann die jeweilige Anmeldung oder, in diesem Fall, die Eintragung angreifen kann, deren Ungültigkeit man geltend machen möchte.

CC: Außerdem einige Beispiele aus der Praxis, wie zum Beispiel der Fall Neymar.

JGM: Ein sehr guter Punkt. Man kann sich auch das Markenportfolio des Anmelders ansehen. In manchen Fällen, wenn man wirklich Glück hat, verfügt diese Person natürlich über weitere Marken, anhand derer man dann versuchen kann, eine Strategie hinsichtlich bösgläubiger Anmeldungen zu erkennen. All diese Dinge lassen sich natürlich letztendlich nutzen, aber wie gesagt, das ist wirklich sehr individuell. Zunächst würde ich sagen, man schaut: Handelt es sich um einen Anmelder, um eine Eintragung, die von jemandem betroffen ist, mit dem man zuvor zu tun hatte? Hatte man bereits in irgendeiner Weise Kontakt mit dieser Person und was kann man, falls ja, aus diesem früheren Kontakt ableiten? Ist dies nicht der Fall, muss man die Sache natürlich eher auf einer objektiven Ebene analysieren. Dann wäre das Markenportfolio definitiv eine gute Idee – schauen Sie sich das an – können Sie daraus etwas gewinnen?

CC: Zusammenfassend denke ich, dass einige Beispiele hierfür die Anmeldung, das Portfolio, die Beziehung sind, die man möglicherweise bereits zuvor zu der anderen Partei hatte, sowie der Umfang der Waren und Dienstleistungen und der möglicherweise verwendete, „zu“ weit gefasste Begriff – auch wenn dies keine Schwarz-Weiß-Frage ist –, aber es ist dennoch etwas, das man im Hinterkopf behalten und bei der Anmeldung einer Marke besonders beachten sollte.

2. Einige Markeninhaber haben einen neuen Antrag gestellt, um ihre früheren Anmeldungen zusammenzufassen, um Klagen wegen Nichtbenutzung zu vermeiden oder weil sie bestimmte Waren oder Dienstleistungen berechtigterweise noch nicht auf den Markt gebracht haben. Welchen Rat haben Sie für diese Unternehmen?

JGM: Ich würde sagen, dass es sich derzeit um eine problematische Praxis handelt. Wir wissen wirklich nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Aus meiner Sicht bin ich damit eigentlich nicht einverstanden. Ich meine, ich halte wiederholte Anmeldungen für problematisch. Ich könnte (werde es aber nicht tun!) einige Unternehmen nennen, bei denen ich sagen würde, dass sie dieses Instrument wirklich in einer Weise nutzen, die ich persönlich als bösgläubig bezeichnen würde – insbesondere, wenn es dann als Instrument für einen sehr, sehr weitreichenden Angriff gegen alle Arten der Nutzung der betreffenden Marke eingesetzt wird.

Im Fall „Monopoly“ beispielsweise habe ich darin keine böswillige Absicht gesehen und hätte mich bei dieser Entscheidung nicht der Auffassung der Beschwerdekammer angeschlossen. Ich war auch nicht mit der Begründung einverstanden, denn als sie beispielsweise sagten, dass sie ihre Marken beibehalten hätten – die Marken, die Hasbro besaß, wurden tatsächlich verlängert, bevor die neue Eintragung wirksam wurde –, also zwischen der Anmeldung und der Eintragung ihre älteren Marken verlängert. Ich würde sagen, das ist absolut gute Geschäftspraxis, denn natürlich möchte man nicht, dass die alten Rechte erlöschen, bevor die neue Eintragung, die sie konsolidiert, tatsächlich im Register steht. Für mich ergab das also wirklich keinen Sinn. Und das bringt uns zurück zur Einzelfallprüfung: Es gibt viele Fälle, zu denen ich etwas gesagt hätte – sie sehen Pelikan sehr ähnlich, wurden aber völlig anders entschieden, und natürlich waren wir bei dieser mündlichen Entscheidung, die zu dieser Hasbro-Entscheidung führte, nicht anwesend – vielleicht haben sie in dieser Hinsicht einige sehr unglückliche Aussagen getroffen.

Wie ich bereits sagte: Bei einer erneuten Anmeldung würde ich besonders darauf achten, den Umfang nicht noch weiter auszudehnen. Ich halte das für keine gute Strategie. Überlegen Sie sich wirklich genau, was Sie wollen und was Sie brauchen. Normalerweise lässt sich bei einer erneuten Anmeldung natürlich auch erkennen, wofür ich meine Marken tatsächlich genutzt habe. Muss ich etwas in anderen Bereichen hinzufügen? Und noch wichtiger wäre: Kann ich etwas aus den früheren Anmeldungen streichen, um den Umfang einzugrenzen, damit klar wird, dass es sich tatsächlich um eine Änderung handelt, die voll und ganz mit der Nutzung – oder zumindest meiner ernsthaften Absicht zur Nutzung – übereinstimmt?

Und noch einmal, wie ich bereits betont habe: Wenn Sie eine Wort- oder Bildmarke prüfen, sollten Sie, sofern sich die Gelegenheit dazu bietet – und sei sie noch so gering, wie wir im Fall Pelikan gesehen haben –, diese Gelegenheit zur Modernisierung nutzen und diesen Weg einschlagen. Das wäre mein Rat.

3. Kann man, wie jetzt in Irland, auf der Grundlage von Bösgläubigkeit Beschwerde einlegen?

JGM: Wenn sich die Frage auf Einwendungen im Sinne von Art. 45 EU-Markenverordnung (auf die sich Dritte berufen können, um dem EUIPO darzulegen, aus welchen Gründen gemäß den Artikeln 5 und 7 EU-Markenverordnung die Marke nicht von Amts wegen eingetragen werden sollte), dann lautet die Antwort nein, da nach der EU-Markenverordnung Bösgläubigkeit keinen absoluten Eintragungshindernisgrund darstellt, der vor der Eintragung geprüft werden muss (oder überhaupt geprüft werden könnte).

Aber gemäß Art. 63 (a) EUTMV kann eine Nichtigkeitsklage auf der Grundlage von Art. 59 oder Art. 60 EUMV (dies schließt eine Nichtigkeitsklage aufgrund der Behauptung der Bösgläubigkeit gemäß Art. 59 (1) (b) EUTMV) kann von "jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jeder Vereinigung oder jedem Verband, der zur Vertretung der Interessen von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern, Händlern oder Verbrauchern gegründet worden ist und nach dem für ihn geltenden Recht die Fähigkeit besitzt, im eigenen Namen zu klagen und verklagt zu werden", erhoben werden.

4. Ist es nicht vielmehr die Firma SkyKick, die in böser Absicht versucht, von der älteren Marke SKY zu schmarotzen?

JGM: In dieser Hinsicht würde ich sagen, dass der Konflikt ein typisches Beispiel für einen Streit zwischen dem Inhaber einer älteren Marke (in diesem Fall SKY mit seinen „SKY“-Marken) und dem Anmelder einer jüngeren Marke (in diesem Fall SkyKick mit der Anmeldung von „SkyKick“) ist. Der Inhaber des älteren Rechts sieht seine Marke verletzt (da die Marken seiner Ansicht nach „zu ähnlich“ sind, d. h., es besteht eine verwirrende Ähnlichkeit sowohl auf der Ebene der Zeichen als auch der jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen), während der Anmelder argumentiert, dass seine Anmeldung den erforderlichen Abstand zum älteren Recht einhält, um eine solche verwirrende Ähnlichkeit zu vermeiden.

Die Anmeldung eines potentiell kollidierenden Zeichens allein reicht nicht aus, um eine Bösgläubigkeit (des Anmelders) anzunehmen. Dies gilt selbst dann, wenn dem Anmelder das Bestehen des entsprechenden älteren Rechts bekannt ist. Wie die frühere Rechtsprechung zeigt, müssen weitere Elemente hinzukommen, die dazu führen würden, dass die Absicht des Anmelders (zum Zeitpunkt der Anmeldung) als bösgläubig angesehen werden könnte.

Im Fall SkyKick könnte man sich fragen, ob der Anmelder gut beraten war, die Eintragung einer Marke anzustreben, die mit dem Begriff „Sky“ beginnt, obwohl die Sky-Gruppe dafür bekannt ist, ihre Markenrechte sehr aggressiv durchzusetzen. Man könnte sich aber auch fragen, ob die älteren Rechte der Sky-Gruppe wirklich so weit ausgelegt werden sollten, dass sie im Grunde jeden Dritten daran hindern, eine Marke anzumelden oder zu halten, die den Begriff „Sky“ enthält. Diese Art von Streitfall veranschaulicht die typische Frage, die im Mittelpunkt der meisten Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren steht, in denen die Gerichte über die Frage der verwechselbaren Ähnlichkeit zwischen zwei Marken entscheiden müssen. Sie ist – zumindest aus meiner Sicht – im Allgemeinen nicht als Frage der Bösgläubigkeit seitens des Anmelders (oder Inhabers) der jüngeren Marke zu verstehen und sollte dies auch nicht sein.

5. Wie wichtig ist es, die Anträge von Dritten zu überwachen, die böswillige Absichten enthalten könnten, und wie entscheiden Sie, welche Anträge Sie ablehnen?

JGM: Ich denke, diese Frage lässt sich allgemeiner formulieren: „Wie wichtig ist es (für den Inhaber einer Marke), auf potenziell kollidierende Anmeldungen zu achten?“ Die Absicht des Anmelders kann (und wird wahrscheinlich) aus rechtlicher Sicht eine Rolle dabei spielen, wie die Angelegenheit behandelt werden sollte (sowohl außergerichtlich als auch in anschließenden Gerichtsverfahren), hat aber – aus meiner Sicht – keinen wesentlichen Einfluss auf die Frage, ob und in welchem Umfang eine Marke überwacht werden sollte.

Die Entscheidung darüber, ob und wie eine Überwachung erfolgen soll, hängt vor allem davon ab, wie entschlossen der Inhaber des jeweiligen Rechts seine Rechte durchsetzen bzw. verteidigen möchte (z. B. soll die Überwachung nur die Nutzung/Anmeldung identischer Marken umfassen oder – wie im Fall von „Sky“ – auch die Verwendung eines bestimmten Begriffs in einem jüngeren Zeichen) sowie davon, welches Gebiet überwacht werden soll (wird man nur Märkte im Blick behalten, in denen man bereits ältere Marken hält, oder auch Rechtsordnungen überwachen, in denen man noch nicht tätig ist, dies aber möglicherweise in Erwägung zieht).

Aus Sicherheitsgründen erscheint eine umfassende Überwachung und Durchsetzung Ihrer Rechte empfehlenswert, doch muss dies natürlich gegen die mit einer solchen Überwachung (und den daraus folgenden Maßnahmen) verbundenen Kosten abgewogen werden.

6. Halten Sie die Anmeldung einer Wortbildmarke für bösgläubig, wenn gegen die vorherige Wortmarke erfolgreich Widerspruch eingelegt wurde? Die Wortbildmarke enthält das (die) angefochtene(n) Wort(e).

JGM: Eine solche Abfolge von Ereignissen könnte herangezogen werden, um nachzuweisen, dass der Anmelder tatsächlich bösgläubig gehandelt hat, doch wäre dies – wiederum aus meiner Sicht – sicherlich kein eindeutiger Hinweis darauf, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich bösgläubiges Handeln vorlag. In dem vorgestellten Beispiel könnte der Anmelder auch einfach erwogen haben, eine Marke anzumelden, die einen größeren Abstand zu dem älteren Recht schafft als die Wortmarke, die er zuvor (erfolglos) einzutragen versucht hatte. Er könnte dann zu dem Schluss gekommen sein, dass das Hinzufügen eines grafischen Elements diesem Zweck dienen würde (nämlich einen größeren Abstand zu schaffen und eine verwirrende Ähnlichkeit zu vermeiden). Wenn dies der Fall war, hätte böswillige Absicht keine Rolle gespielt.

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