Jüngste Fälle von Markenrechtsverletzungen, die Sie 2018/19 vielleicht verpasst haben

In den letzten zwölf Monaten haben einige bedeutende Markenrechtsstreitigkeiten für Schlagzeilen gesorgt. Im April 2019 fochten die Anwälte von Erik Brunetti, dem Inhaber der beliebten Marke FUCT®, die Bestimmungen des Bundesgesetzes an, wonach "unmoralischen oder skandalösen Inhalten" der Markenschutz verweigert werden kann. Herr Brunetti ist der Ansicht, dass seine Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz verletzt werden. Und angesichts der Entscheidung in Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017) könnte er gute Chancen auf Erfolg haben.

Andere Fälle von Markenrechtsverletzungen liefern wertvolle Präzedenzfälle und Lektionen im Markenrecht, auch wenn sie nicht für Schlagzeilen sorgen. Im Folgenden finden Sie Zusammenfassungen von zwei Fällen aus dem Vereinigten Königreich und zwei aus Amerika, die zeigen, wie wichtig es ist, eine korrekte Markenrecherche durchzuführen und seine Hausaufgaben zu machen, bevor man eine Marke anmeldet.

Vereinigtes Königreich

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited gegen Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118

Luen Fat Metal war Inhaber der britischen Marken FUNTIME™, FUN TIME™ und FUN-TIME™ sowie einer EU-Marke für FUNTIME™, die alle für Spiele, Spielzeug und elektronische Spiele der Klasse 28 eingetragen waren. Jacobs & Turner hatte auf seinen Waren ein Logo verwendet, das drei Sterne und den Schriftzug FUN TIME TOYS enthielt, zusammen mit seinem eigenen Zeichen TRESPASS®.

Leun Fat Metal, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, machte geltend, dass Jacobs Turner gegen § 10 Abs. 2 Buchstabe b des Markengesetzes von 1994 und Art. 9 Abs. 2 Buchstabe b der Verordnung 2017/1001 verstoßen habe, indem es „FUN TIME“ in Bezug auf Waren verwendet habe, die mit denjenigen identisch seien, für die die Marken eingetragen seien, wodurch eine Verwechslungsgefahr entstanden sei. Die Klägerin machte außerdem geltend, dass die Verwendung von „FUN TIME“ durch die Beklagte ohne triftigen Grund den Ruf der Marken ausnutze oder beeinträchtige, was gegen § 10 Abs. 3 verstoße. Jacobs & Turner bestritt die Markenverletzung und machte geltend, dass das Vorhandensein seines Zeichens „TRESPASS“ auf denselben Waren jegliche Verwechslungsgefahr ausschließe. Das Unternehmen argumentierte, dass die Marken für ungültig erklärt werden sollten, da sie entgegen § 3 Abs. 1 Buchstabe b keine Unterscheidungskraft besäßen und/oder entgegen § 3 Abs. 1 Buchstabe c beschreibend seien.

Das Gericht schloss sich den Behauptungen von Jacob & Turner nicht an und gab dem Kläger Recht. Der Richter, Douglas Campbell QC, entschied, dass die Marke „FUNTIME“ von Luen Fat Metal eine originäre Unterscheidungskraft besitze und dass die Verwendung von „FUNTIME“ durch Trespass von einem durchschnittlichen Kunden als Marke wahrgenommen werde. Er stellte fest, dass die Marke auf der Spielzeugverpackung von Trespass „dem Verbraucher in ähnlicher Weise präsentiert wird wie TRESPASS, d. h. als etwas anderes als der Name des Produkts … und als Hinweis darauf, wer es liefert.“

Kommentar

Dieser Fall veranschaulicht, dass die Hinzufügung eines zusätzlichen Wortes oder Symbols eine Beanstandung kaum entkräften kann, wenn eine ähnliche Marke für identische Waren verwendet wird, für die bereits eine Marke eingetragen ist.

Mariage Frères Sa gegen TWG Tea Company PTE Ltd

Mariage Frères Sa hat versucht, „SAKURA SAKURA!™“ als britische Marke für Waren der Klasse 29 (Konserven) und der Klasse 30 (Tees, nichtmedizinische Aufgüsse, sonstige Getränke und Lebensmittel) eintragen zu lassen.

TWG legte dagegen Widerspruch ein mit der Begründung, dass „sakura“ als Bezeichnung für Kirschblütentee verstanden werde. Der Anhörungsbeauftragte des UKIPO räumte ein, dass „sakura“ Kirschblüte bedeute, war jedoch der Ansicht, dass die Wiederholung und das Ausrufezeichen in „SAKURA SAKURA!“ eine gewisse Unterscheidungskraft verliehen, die über die bloße Bezeichnung einer Eigenschaft der Waren hinausging. Daher wurde die Marke nicht gemäß § 3 Abs. 1 Buchstabe b oder § 3 Abs. 1 Buchstabe c des Markengesetzes von 1994 (das Gesetz) von der Eintragung ausgeschlossen. Er stellte fest, dass es an Beweisen mangelte, die belegten, dass die angefochtene Marke SAKURA SAKURA! in der heutigen Sprache oder in den redlichen und etablierten Gepflogenheiten des Handels zur Bezeichnung der beanspruchten Waren üblich war, um sie gemäß § 3 Abs. 1 Buchstabe d des Gesetzes von der Eintragung auszuschließen.

Der Anhörungsbeauftragte war der Ansicht, dass ein hinreichend ernsthaftes Risiko bestehe, dass die Öffentlichkeit aufgrund der berechtigten Erwartung, die Waren seien mit Kirschblüten aromatisiert und/oder enthielten Kirschblüten, irregeführt würde, wenn „SAKURA SAKURA!“ in Bezug auf Tee, Getränke auf Teebasis und nichtmedizinische Aufgüsse im Sinne von § 3 Abs. 3 Buchstabe b eingetragen und verwendet würde, dass dieser Einwand jedoch durch die Aufnahme des Hinweises in die Bezeichnung der Klasse 30 ausgeräumt werden könne, dass die Waren „alle mit Kirschblüten hergestellt oder aromatisiert sind oder Kirschblüten enthalten“. Mariage Frères Sa wurde gestattet, diese Änderung vorzunehmen. Der Anhörungsbeauftragte stellte fest, dass der Antragsgegner den Widerspruch von TWG weitgehend erfolgreich abgewehrt hatte, und verurteilte TWG zur Zahlung von 2.000 £ an Mariage Frères Sa zur Deckung der Kosten.

Im Berufungsverfahren wurde dem Widerspruch gegen die Marke SAKURA SAKURA! stattgegeben. Es wurde als ungewöhnlich angesehen, dass der Anhörungsbeauftragte, nachdem er festgestellt hatte, dass das Wort „sakura“ im geschäftlichen Verkehr zur Beschreibung einer bestimmten Eigenschaft von Tee und Teegetränken verwendet wurde, zu dem Schluss kam, dass die Wiederholung des Wortes ausreichte, um die Marke aus dem Anwendungsbereich von § 3 Abs. 1 Buchstabe c herauszunehmen. Eine Marke müsse sowohl in ihrer visuellen als auch in ihrer klanglichen Wirkung insgesamt beurteilt werden, und das Ausrufezeichen könne in Zukunft wegfallen, wodurch ein Teil der Unterscheidungskraft der Marke verloren ginge.

Kommentar

Hinsichtlich der Frage, ob die Marke „SAKURA SAKURA!“ im Sinne von § 3 Abs. 1 Buchstabe b unterscheidungskräftig sei, wurde entschieden, dass die Antragsteller prüfen müssten, ob die Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen in Bezug auf die betreffenden Waren als herkunftsneutral oder herkunftsbezogen verstanden würde. Der Anhörungsbeauftragte hatte sich diese Frage nicht gestellt, sondern den Einspruch gemäß § 3 Abs. 1 Buchstabe b auf der Grundlage dessen zurückgewiesen, was er als Fortsetzung der Argumente des Beschwerdeführers gemäß § 3 Abs. 1 Buchstabe c ansah. Tatsächlich sollte § 3 Abs. 1 Buchstabe b gesondert geprüft werden, da er einen weiter gefassten Einspruchsgrund gegen eine Marke darstellte.

Der Anhörungsbeauftragte hätte zudem feststellen müssen, dass „SAKURA SAKURA!“ vom Durchschnittsverbraucher im Zusammenhang mit Tee und Teegetränken so wahrgenommen würde, dass es das Wort „sakura“ in einer nicht herkunftsspezifischen Weise hervorhebt, und somit lediglich Aufschluss über die Art der Waren gibt, nicht aber als Herkunftshinweis dient. Die Marke wäre für diese Waren gemäß § 3 Abs. 1 Buchstabe b unzulässig, sofern durch die Verwendung der Ware keine Unterscheidbarkeit gegeben wäre.

Bei der Durchführung einer Markenrecherche müssen diese Faktoren berücksichtigt werden, um Einwände zu vermeiden.

Vereinigte Staaten

Viacom International Inc. gegen IJR Capital Investments, LLC, Aktenzeichen 17-20334

Im Mai 2018 entschied das Berufungsgericht des Fünften Bezirks, dass ein geplantes Restaurant namens „Krusty Krab“ – benannt nach einem fiktiven Burger-Restaurant aus der Nickelodeon-Zeichentrickserie „SpongeBob Schwammkopf“ – die Markenrechte von Viacom verletzen würde.

Das Gericht wies den Einwand von IJR Capital Investments zurück, wonach „Krusty Krab“ „nur ein Restaurant aus einem Zeichentrickfilm“ sei.

„Aus den Unterlagen geht eindeutig hervor, dass das „Krusty Krab“ ein zentraler Schauplatz in der Fernsehserie und den Filmen von „SpongeBob Schwammkopf“ ist, dass das „Krusty Krab“ in den letzten 18 Jahren kontinuierlich in der Werbung und im Marketing für das Franchise dargestellt wurde und dass es beim Verkauf von Produkten verwendet wird.“

Kommentar

Dies ist ein ungewöhnlicher Fall, da es sich um Marken handelt, die aus einer fiktiven Welt stammen. Das Gericht verwies auf andere geschützte Marken dieser Art, wie beispielsweise „The Daily Planet“ (Superman) und „General Lee“ (Dukes of Hazard). Es wurde entschieden, dass der Schutz solcher Marken in der Unterhaltungsindustrie von entscheidender Bedeutung ist. Daher lohnt es sich, Markenrecherchen dieser Art auf den „fiktiven“ Bereich auszuweiten.

Real Foods Pty Ltd. gegen Frito-Lay North Am., Inc., Rechtssachen 17-1959, -2009 (Fed. Cir. Oct. 4, 2018) (Wallach)

Im Oktober 2018 entschied ein Gericht, dass die Begriffe "Corn Thins" und "Rice Thins" zu beschreibend sind, um als Bundesmarken eingetragen zu werden.

Begriffe, die lediglich beschreibend sind, können nicht in das Hauptregister eingetragen werden, es sei denn, sie erlangen Unterscheidungskraft", was gemäß 15 U.S.C. § 1052(f) eine sekundäre Bedeutung" darstellt.

Kommentar

Wie können Sie vermeiden, dass Ihre Markenanmeldung vom USPTO abgelehnt wird, weil sie zu beschreibend ist? Fragen Sie sich: „Beschreibt das Wort bzw. die Wörter das Produkt oder die Dienstleistung?“ Wenn die Antwort „Ja“ lautet, ist es wahrscheinlich beschreibend. Einer der Gründe, warum das Gericht die Ablehnung in diesem Fall bestätigte, war, dass das Wort „thins“ „die physikalischen Eigenschaften der Mais- und Reiskuchen beschreibt“.

Und falls Sie es verpasst haben:

Guns N' Roses und Oskar Blues-Brauerei

In den letzten Tagen wurde bekannt, dass die Superstar-Band Guns N’ Roses in Kalifornien Klage gegen die Oskar Blues Brewery, die zum Canarchy Craft Brewing Collective gehört, eingereicht hat. Die Brauerei hat eines ihrer Biere „Guns ‘N’ Rosé“ getauft.

In der Beschwerde wird argumentiert, dass die Marke der Band durch das Craft-Bier "irreparabel geschädigt" worden sei und dass "ihre Marken, ihr geschäftlicher Ruf und ihr Firmenwert geschädigt worden sind und weiterhin geschädigt werden und/oder geschädigt werden könnten".

Sie argumentiert, dass die Brauerei "nicht berechtigt sein sollte, weiterhin rechtsverletzende Produkte zu verkaufen und absichtlich mit dem guten Ruf, dem Prestige und der Berühmtheit der GNR zu handeln, ohne die Genehmigung, Lizenz oder Zustimmung der GNR zu haben".

Die Oskar Blues Brewery hat bislang noch nicht auf die Klage reagiert. Ein früherer Versuch des Unternehmens, den Namen „Guns N’ Rosé“ als Marke eintragen zu lassen, wurde aufgrund des Widerstands der Band aufgegeben. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf dieses Falls auf dem Laufenden halten.

Navigieren Sie durch die komplexe Markenlandschaft mit minimalen Konflikten und maximaler Sicherheit

Die weltweite Markenlandschaft ist mittlerweile so komplex geworden, dass das Risiko von Rechtsverletzungen bei der Prüfung neuer Marken so hoch ist wie nie zuvor. Angesichts dieser hohen Risiken ist sich Corsearch der Notwendigkeit bewusst, umfassende Recherchenergebnisse bereitzustellen, die Zeit sparen, irrelevante Informationen ausblenden und Sicherheit bieten.

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*Dies ist ein informativer Meinungsbeitrag des Autors. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und geben nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Standpunkte von Corsearch oder dessen Kunden wieder.

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