Wie Sie den besten Anwalt für Markenrecht finden: Sieben Fragen, die Sie stellen sollten

Zwar gibt es vielleicht nicht so viele Markenanwälte wie Zahnärzte, doch gibt es genug, dass man sich fragt: Arbeite ich mit den Besten zusammen? Über welche Erfahrung verfügen sie? Wie kann ich das überhaupt beurteilen? Beider Bewertung potenzieller Kandidaten müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Schließlich wird dieser Person eine große Verantwortung anvertraut.

Die Wahl des richtigen Markenanwalts ist nicht einfach, doch wenn Sie diese sieben Punkte beachten, können Sie die richtige Entscheidung treffen… Ihr Markenanwalt sollte:

• Genaue Bewertung von Markenähnlichkeiten und Verletzungsrisiken.
• Verringern Sie proaktiv die Wahrscheinlichkeit von Widersprüchen während des Bewerbungsverfahrens.
• Sie sollten ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, damit Sie später keine Unterlassungsaufforderung erhalten.

Auch wenn solche Streitigkeiten in der Regel noch vor dem Prozess beigelegt werden, sollte man sich mit einer möglichen Klage wegen Markenrechtsverletzung nicht leichtfertig anlegen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben Fragen vor, die Sie bei einem Gespräch mit Markenrechtsanwälten stellen sollten. Beachten Sie bitte, dass diese Liste keineswegs vollständig ist. Es ist immer wichtig, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, der sich in Ihrer Branche auskennt.

Sieben Fragen an einen Markenrechtsanwalt

1. Wie viel Erfahrung haben Sie im Bereich des Markenrechts?

Wie bei anderen Berufen auch, spezialisieren sich Anwälte oft. Es ist zwar nicht notwendig, einen Anwalt zu finden, der sich ausschließlich mit Markenrecht befasst, aber es ist wichtig, einen Anwalt mit der von Ihnen benötigten Erfahrung zu finden.

Zwar wissen die meisten Anwälte, wie man eine Marke anmeldet, doch sind nur wenige mit den technischen Details des Recherche- und Freigabeverfahrens vertraut. Suchen Sie sich jemanden, der:

• Kann in Ihrem Namen nach neuen und verfügbaren Marken suchen.

• kennt alle Faktoren, die dazu führen, dass eine Marke als „risikoreich“ eingestuft wird.
• Er kennt die spezifischen Anforderungen, die mit der Registrierung auf einem globalen Markt verbunden sind.
• Er weiß, wie man Widersprüche, Widerrufe und Ungültigkeitserklärungen angemessen behandelt.

2. Welche Datenbanken verwenden Sie zur Risikobewertung?

Kein seriöser Markenanwalt wird sich allein auf kostenlose Datenbanken verlassen, da diesen die für eine umfassende Beurteilung erforderlichen Funktionen fehlen. Staatliche Datenbanken können zwarfeststellen, ob Ihr genauer Markenkandidat bereits verwendet wird, sind jedoch nicht in der Lage, phonetische oder visuelle Ähnlichkeiten zu bewerten. Außerdem geben sie keine Hinweise auf mögliche kulturelle und/oder sprachliche Missverständnisse (was bei der internationalen Vermarktung von großer Bedeutung ist).

Viele Anwaltskanzleien vertrauen auf Corsearch – entweder lagern sie den Prozess vollständig an unsere spezialisierten Anbieter für Hintergrundüberprüfungen und Recherchen aus oder nutzen gegen Entgelt unsere Datenbanken und Tools.

3. Wie hoch sind Ihre Gebühren?

Die Anwaltskosten hängen davon ab, wie schnell Sie Ergebnisse wünschen. Für eine besonders schnelle Bearbeitung (1–2 Tage) müssen Sie mit deutlich höheren Kosten rechnen. Ansonsten beträgt die übliche Bearbeitungszeit etwa eine Woche.

Die Kosten hängen zudem von der Größe und Komplexität Ihres Unternehmens ab. Während ein kleiner Familienbetrieb für ein paar hundert Dollar eine umfassende Namensrecherche durchführen lassen kann, gibt eine Markenagentur eher mehrere tausend Dollar für zwei bis drei Namensvorschläge aus.

Sie werden einige spezifischere Fragen stellen wollen.

• Wie hoch sind Ihre Gebühren für die Einreichung der Markenanmeldung, wenn mein Kandidat gut ist?
• Wie hoch sind Ihre Gebühren für die Durchführung einer zusätzlichen Suche, wenn mein Kandidat schlecht ist?
• Wie hoch sind Ihre Stundensätze für die Bearbeitung möglicher Amtsbescheide (z. B. Einsprüche)?
• Wie hoch sind Ihre Gebühren für die Überwachung einer Marke, sobald sie endgültig eingetragen ist?

Und da Sie all diese Gebühren bezahlen, sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass Ihr Anwalt eine möglichst gründliche Recherche durchführt. Stellen Sie daher folgende Fragen:

4. Durchsuchen Sie Datenbanken zum Gewohnheitsrecht?

Marken, die in den Vereinigten Staaten ohne Eintragung auf Bundesebene genutzt werden, genießen automatisch Schutz nach dem Gewohnheitsrecht. Dieser Schutz gilt für jeden, der nachweisen kann, dass er die Marke als Erster im geschäftlichen Verkehr genutzt hat.

Die Vereinigten Staaten gelten als Land, in dem das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gilt. Solange Geld für ein Produkt oder eine Dienstleistung gezahlt wurde (und die erste Nutzung nachgewiesen werden kann), ist eine Marke rechtlich durch die Gerichte des Staates geschützt. Das bedeutet, dass ein Unternehmen seine Marke nicht eintragen lassen muss, um in seinem geografischen Gebiet das Vorrecht auf die Nutzung zu erhalten.

Auch wenn Ihr Unternehmen größer und profitabler ist, kann es sein, dass Sie eine Unterlassungsaufforderung von einem lokalen Unternehmen erhalten, wenn Sie sich nicht abgesichert haben.

5. Werden Sie proaktiv nach Regionen außerhalb des Ortes suchen, an dem ich mich registriere?

Die meisten Anwälte werden den Umfang Ihrer Suche gegen eine zusätzliche Gebühr erweitern. Wenn Ihr Unternehmen auch nur im Geringsten am internationalen Handel interessiert ist oder einfach nur eine Internetpräsenz in den USA aufrechterhalten möchte, sollten Sie sich absichern.

6. Werden Sie die Datenbanken der App-Stores durchsuchen?

Keine moderne Markenrecherche ist vollständig, ohne die App-Stores auf die Verwendung ähnlicher Marken zu überprüfen. Laut dem „Internet & American Life Project“ des Pew Research Center hat die Hälfte aller erwachsenen Handybesitzer in den Vereinigten Staaten Apps auf ihrem Handy.

Im Jahr 2017 werden schätzungsweise 268 Milliarden Downloads und 77 Milliarden Dollar Umsatz mit Apps gemacht werden.

7. Wie funktioniert Ihr Markenüberwachungsverfahren?

Nachdem Sie all diese Schritte zur Eintragung Ihrer Marke unternommen haben, ist es wichtig, auf mögliche Rechtsverletzungen zu achten. Die Anwaltskosten für die Überwachung von Marken können stark variieren.

Scheuen Sie sich nicht, Ihren Anwalt zu drängen und ihn um einen Überblick über die Überwachungsdienste zu bitten, die er anbieten kann.

Abschließende Überlegungen

Die Recherche, die Freigabeprüfung und die Eintragung von Marken sind hochspezialisierte und zeitaufwändige Aufgaben. Deshalb sollten Sie diese Arbeiten an erfahrene und qualifizierte Fachleute für geistiges Eigentum auslagern, die Sie kompetent beraten und Ihnen bei der Suche nach einem neuen Markennamen Zeit und Geld sparen.

DISCLAIMER:

*Dies ist ein informativer Meinungsbeitrag des Autors. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und geben nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Standpunkte von Corsearch oder dessen Kunden wieder.