Fünf Gründe, warum Ihr US-Markenantrag abgelehnt werden kann

Werden Markenanmeldungen jemals abgelehnt?

Ganz genau.

Nach Angaben des USPTO scheiterten im Jahr 2016 etwa 18 % der Anmeldungen bereits in der ersten Prüfungsphase.

Wenn man darüber nachdenkt, ist diese Zahl ziemlich schockierend. Das bedeutet, dass fast jede fünfte Markenanmeldung abgelehnt wurde.

Angesichts des hohen Zeitaufwands, den das gesamte Verfahren zur Anmeldung einer Marke mit sich bringt – von der Markenprüfung über die Recherche bis hin zum Papierkram –, ist es für Anmelder sinnvoll, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Marken einzureichen, die die größten Erfolgsaussichten haben.

Die Eintragung von Marken auf Bundesebene unterliegt dem Markengesetz von 1946 (15 U.S.C. § 1051 ff.) und den Verfahrensvorschriften für Marken (37 C.F.R.).

Marken werden aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Wie so oft ist nicht immer klar, wie das endgültige Urteil ausfallen sollte.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der häufigsten Ablehnungsgründe vor und zeigen Ihnen anschließend, wie Sie Ihre Erfolgschancen verbessern können. Los geht’s:

1. Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen

Ist Ihre Marke einzigartig? Oder könnte sie mit etwas anderem verwechselt werden?

Die „Verwechslungsgefahr“ ist wohl der komplizierteste Aspekt des Markenanmeldeverfahrens. Wird festgestellt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Öffentlichkeit Ihre Marke mit einer bereits bestehenden verwechselt, heißt es: zurück an den Start.

Wer bestimmt, wie nah "zu nah" ist?

Das wäre das USPTO Prüfung Anwalt.

Ihre Aufgabe besteht darin, Ihre Marke sowohl mit bereits eingetragenen Marken als auch mit Marken, deren Anmeldung noch anhängig ist, zu vergleichen. Selbstverständlich müssen Marken nicht identisch sein, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Eine Ähnlichkeit in Klang, Erscheinungsbild oder Bedeutung kann bereits ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu begründen.

Wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant eröffnen und es "Subwayz" oder "Subways" nennen, wird es natürlich mit dem beliebten Sandwich-Laden Subway® verwechselt werden.

Selbst wenn Sie das Farbschema ändern und dem Logo Eisenbahnschienen hinzufügen, ist es immer noch zu ähnlich. Leider gibt es keine festen Regeln für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Vor diesem Hintergrund können Sie sich entscheiden, den Antrag einzureichen, obwohl Sie wissen, dass Ihre Marke einer anderen ähnelt, und bereit sein, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, falls der Antrag abgelehnt wird.

Es ist zwar möglich, eine Berufung zu gewinnen und Ihre Marke genehmigen zu lassen, aber wenn sie auch nur im Entferntesten geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen, sollten Sie darauf vorbereitet sein, diese Marke vor Gericht zu verteidigen.

2. Konflikte in der Geschäftsbeziehung

Konzentrieren sich diese Marken auf dieselben Vertriebskanäle oder dieselbe Käufergruppe? Um einen Konflikt festzustellen, müssen die Marken nicht identisch sein, und die Waren/Dienstleistungen müssen nicht dieselben sein. Ein Konflikt kann vorliegen, wenn die Marken ähnlich sind und die Waren/Dienstleistungen miteinander in Zusammenhang stehen.

Hinzu kommt, dass Ihre Dienstleistung/Ihr Produkt nicht zur selben "Klasse" gehören muss wie die Dienstleistung/das Produkt der anderen Person, damit eine "Verwechslungsgefahr" festgestellt werden kann.

Wenn ein Skiresortbetreiber eine Skihütte namens„SnowDrift King“ betreibt, würde diese Marke in Klasse 41 unter „Dienstleistungen im Bereich Skiresorts“eingetragen werden . Wenn ein zweites Unternehmen eine Kollektion von Damen-Skibekleidung namens„Snowdrift Queen“auf den Markt bringen wollte,würde diese Marke unter Klasse 25 fallen.

Auch wenn der Name nicht identisch ist und sich die Produkte stark unterscheiden, besteht dennoch die Gefahr einer Verwechslung. Personen, die Skigebiete besuchen, kaufen dort wahrscheinlich Skibekleidung. Sind sie mit dem bereits bestehenden Skigebiet vertraut, könnten sie annehmen, dass die „SnowDrift King“-Skigebiete die Bekleidungslinie „SnowDrift Queen“ herstellen.

3. Geografische Begriffe

Die Entscheidung für eine geografische Marke hat ihre Vor- und Nachteile. Auf der Habenseite steht, dass Sie sich inoffiziell als die de-facto-Wahl für das, was Sie verkaufen, deklarieren.

Mit einem Namen wie "Austin Smoothie" wird es den Einheimischen nicht schwer fallen, sich an Sie zu erinnern, wenn sie Lust auf ein fruchtiges Getränk bekommen. Auf der anderen Seite schränken Sie sich selbst bei der zukünftigen Expansion in andere Märkte ein, ohne einen neuen Namen wählen zu müssen.

Markenanmeldungen für geografische Begriffe können zurückgewiesen werden, wenn sie als „irreführend beschreibend“ eingestuft werden. Natürlich gibt es Ausnahmen. Eine (nicht-geografische) „beschreibende“ Marke kann diesen Vorwurf umgehen, indem sie eine sekundäre Bedeutung nachweist. Dasselbe gilt für eine „geografisch beschreibende“ Marke.

Hier ein Beispiel dafür, wie das funktioniert: Im Jahr 2009 lehnte das USPTO eine Anmeldung für den Wodka-Namen „Moskovskaya“ ab. Das Wort bedeutet auf Russisch „aus Moskau“. Spirits International, das Unternehmen, das die Marke angemeldet hatte, hatte seinen Sitz nicht in Moskau. Aus diesem Grund befand das USPTO, dass die Marke in geografischer Hinsicht irreführend und falsch beschreibend sei.

Letztendlich landete der Fall vor dem Bundesberufungsgericht, bevor er zurückverwiesen wurde, um zu klären, ob russischsprachige Personen einen wesentlichen Teil der Zielgruppe des Unternehmens ausmachten.

4. Nachnamen

Das USPTO verfolgt eine interessante Politik hinsichtlich der Eintragung von Familiennamen als Marken. Wenn die „vorrangige Bedeutung“ Ihrer Marke im Familiennamen liegt – und nicht im Produkt –, wird die Anmeldung abgelehnt. Und das ist durchaus sinnvoll.

Können Sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben, in der Ihr Nachname zusammen mit dem aller Ihrer Freunde als Marke geschützt ist? Wenn Sie hingegen den Nachnamen bereits zu einer etablierten Marke gemacht haben, wird die Marke höchstwahrscheinlich akzeptiert werden.

Diese Politik ermöglicht es bekannten Marken wie McDonalds®, ihre eingetragenen Marken legal zu nutzen. Ihr Nachname muss mit dem Produkt in Verbindung gebracht werden (d. h. als Marke etabliert sein), bevor er eingetragen werden kann.

Die Quintessenz: Wenn Sie die sekundäre Bedeutung nicht nachweisen können, müssen Sie es auch nicht:

• Wählen Sie einen neuen Namen.
• Steigerung der Markenbekanntheit rund um den Nachnamen.

5. Verzierung als Anwendung auf Waren

Sie melden eine Marke an, die nur zur Dekoration verwendet wird? Sie wird abgelehnt werden.

Am häufigsten kommt es bei Designern zu Verwirrung. Nehmen wir an, Armani® hätte ein T-Shirt mit einer dekorativen 21 entworfen. Da sich das Shirt recht gut verkaufte, beschloss das Unternehmen, das Design als Marke eintragen zu lassen.

In diesem Fall würde der Antrag von Armani abgelehnt werden. Es handelt sich lediglich um ein dekoratives Merkmal, das nicht als Marke geschützt werden kann.

Wäre die „21“ jedoch „der Name des Trikots“ oder „die Art des Trikots“ gewesen, wäre die Anmeldung höchstwahrscheinlich genehmigt worden.

Was sollten Sie sonst noch wissen?

Es dauert etwa drei Monate nach der Einreichung Ihres Antrags, bis er einem Prüfungsanwalt zugewiesen wird. Er oder sie vergleicht Ihre Marke mit den oben genannten Kriterien, den anhängigen Anmeldungen und anderen Kriterien, bevor er oder sie eine Stellungnahme abgibt.

Wird Ihre Marke zurückgewiesen, haben Sie sechs Monate Zeit, auf den Bescheid des Amtes zu reagieren.

Wie Sie den Erfolg Ihrer Markenanmeldung steigern können

Letztlich ist es das Ziel eines jeden Unternehmens, seine Marken so schnell wie möglich zu klären und zu registrieren. Nichts bremst die Produktivität schneller aus als eine abgelehnte Markenanmeldung. Die gute Nachricht?

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