I marchi non registrati nel mondo commerciale

Indipendentemente dalla regione in cui opera la vostra azienda, i vantaggi di registrare un marchio per il vostro brand sono molteplici. Tuttavia, l'uso non registrato di nomi di marchi è ancora comune e, in alcuni casi, vi sono valide ragioni commerciali per farlo. Nei casi in cui il vostro prodotto è destinato ad avere un ciclo di vita breve, ad esempio, i costi e gli sforzi amministrativi per richiedere la registrazione di un marchio per un prodotto che potrebbe non essere più in uso quando il processo di registrazione è completato non è una prospettiva praticabile. In questo caso, si raccomanda vivamente di richiedere una licenza che garantisca di non incorrere in difficoltà durante il breve ciclo di vita del prodotto. 

Come nasce un marchio non registrato?

L'uso di un marchio non registrato può avvenire in diversi modi. Nell'esempio precedente, il marchio è stato autorizzato all'uso, ma non è stato intenzionalmente registrato, in quanto la registrazione stessa avrebbe sostanzialmente superato la durata prevista del prodotto. Vi sono anche casi in cui un marchio è stato registrato, ma la registrazione è scaduta per mancanza di rinnovo al momento opportuno, sebbene sia ancora in uso da parte dell'azienda che lo aveva precedentemente registrato. Anche se la registrazione è scaduta, l'azienda che lo sta ancora utilizzando avrebbe dei diritti sostanziali sul nome e questo è un aspetto da tenere presente quando ci si imbatte in nomi scaduti durante la ricerca.
 

Per quanto riguarda i nomi di marchi utilizzati ma mai registrati, si riscontrano ancora variazioni. C'è chi ha effettuato un'accurata ricerca di autorizzazione, ma non ha mai richiesto la registrazione (e chi ha proceduto all'uso senza almeno una ricerca di autorizzazione - una strategia universalmente considerata estremamente rischiosa!) e chi ha tentato la registrazione ma si è visto rifiutare la domanda a causa del rischio di confusione con un marchio esistente e ha continuato a usare il marchio indipendentemente dall'esito. Ci sono anche aziende che hanno fatto ricorso contro la decisione dell'Ufficio della proprietà intellettuale (IPO) e che, dopo aver perso il ricorso, hanno continuato a utilizzare il marchio scelto. 

Acque infestate dagli squali

Tutte queste strategie impiegate dalle aziende nella creazione e nell'uso di marchi e nomi di fabbrica devono essere tenute presenti durante i processi di autorizzazione e di monitoraggio. Si tratta di nomi di marchi in uso ma non registrati, che possono impedire la registrazione del nuovo marchio proposto o violare quello esistente e che possono essere più difficili da trovare rispetto ai marchi registrati. 

Si tratta di acque infestate da squali, con molti pericoli in agguato per gli incauti. Da notare sono le strategie utilizzate da chi tenta di registrare un nuovo marchio, viene respinto per rischio di confusione e continua comunque a utilizzare il marchio per i propri prodotti o servizi. 

Controversie sui marchi

La domanda è: in caso di controversia relativa all'uso di tale marchio, quanto peso avrà il tribunale nel rifiutare il rischio di confusione da parte dell'IPO nazionale? Come spesso accade, la risposta è.... dipende! 

Negli Stati Uniti esistono diversi circuiti giudiziari e non esiste una risposta univoca per tutti i circuiti. Il concetto di "preclusione delle questioni" si applica in alcuni di essi, ma non in tutti. La preclusione delle questioni (che in varie regioni viene ancora chiamata "estoppel collaterale") significa che se una particolare affermazione di fatto è stata decisa in un precedente procedimento giudiziario, non può essere riaperta come questione in un nuovo procedimento giudiziario. Quindi, se il giudice nel caso X decide, sulla base delle prove fornite, che il cielo è blu nonostante la vostra affermazione che è rosso, non potete proporre l'argomento che il cielo è rosso in un caso diverso e successivo. 

Rifiuto dell'USPTO

Nel caso in cui un rifiuto dell'USPTO sia stato impugnato e il rifiuto sia stato confermato, la preclusione della questione vi impedirebbe di affermare che non esiste alcun rischio di confusione tra i due marchi in questione. Ciò crea qualche difficoltà nella difesa dell'uso del marchio. Ma che dire del rifiuto da parte dell'USPTO stesso? I pareri sono discordanti: alcuni circuiti giudiziari ritengono che il rifiuto da parte dell'USPTO soddisfi di per sé i criteri di preclusione della questione, mentre altri non lo fanno. Più in generale, vi è un'ampia variazione nel modo in cui la questione viene considerata e gestita. 

Pensieri finali

In definitiva, è necessario comprendere chiaramente che l'uso non registrato di un marchio è, in quasi tutti i casi, intrinsecamente meno sicuro dell'uso di un marchio registrato. L'entità del pericolo per l'azienda dipende dalle strategie e dalle decisioni adottate. Lo sviluppo precoce, ben consigliato e ponderato di una strategia di branding e di marchio da parte di aziende di tutte le dimensioni è fortemente raccomandato! 

L'efficienza inizia con una solida ricerca sui marchi, che fornisce rapidamente candidati forti per il marchio da portare avanti fino all'autorizzazione.  

Dedicate il vostro tempo ai nomi che contano e non a quelli che non contano.   

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